第26期 | 公用地名，何以成為獨占商標？

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權利人要求保護的商標和被訴侵權標識中均包含同一地理名稱，被訴侵權人抗辯其被訴行為系對產品產地的描述性使用而不構成侵權，該抗辯是否成立？本案例對此進行了詳細分析。

裁判要旨

權利人要求保護的商標和被訴侵權標識中均包含同一地理名稱，被訴侵權人抗辯其被訴行為系對產品產地的描述性使用而不構成侵權。人民法院應當從被訴侵權人使用被訴標識的場景、方式，權利人商標的知名度，是否容易導致相關公眾混淆、誤認，被訴侵權人主觀上是否存在攀附商譽的故意等方面綜合考慮，認定被訴標識是否構成商標性使用，被訴行為是否構成侵害商標權。

基本案情

上訴人（原審原告）：某窖酒公司。

上訴人（原審被告）：某酒業公司、某古酒公司、某營銷公司。

被上訴人（原審被告）：某商貿公司。

貴州省畢節市金沙縣有曾出產過優質知名白酒的歷史。某窖酒公司、某酒業公司、某古酒公司均為住所地在金沙縣的生產、銷售白酒的企業。某窖酒公司是“金沙”“金沙及圖”“金沙醬酒”三枚商標的權利人。前述商標在全國具有較高知名度。其中“金沙及圖”商標曾被認定為“中國馳名商標”。某酒業公司等在其生產、銷售的白酒產品上使用了“金沙古醬”“金沙及圖”等被訴標識。某窖酒公司認為該行為侵害其商標權，遂提起訴訟，請求判令停止侵權，賠償損失。

某酒業公司等主要提出以下抗辯理由：“金沙”二字系某窖酒公司與某酒業公司、某古酒公司共同所在地貴州省畢節市金沙縣的行政區劃名稱，其對“金沙”二字的使用系在地理名稱含義即“第一含義”上的使用，而并非作為商標使用，不會導致相關公眾的混淆誤認。

裁判結果

深圳市中級人民法院一審判決：一、某酒業公司、某古酒公司、某營銷公司、某商貿公司立即停止侵害某窖酒公司涉案注冊商標專用權的行為；二、某酒業公司、某古酒公司于一審判決生效之日起十日內賠償某窖酒公司經濟損失及合理維權開支合計300萬元；三、某營銷公司于一審判決生效之日起十日內賠償某窖酒公司經濟損失50萬元；四、某商貿公司于一審判決生效之日起十日內賠償某窖酒公司經濟損失30萬元；五、駁回某窖酒公司的其他訴訟請求。宣判后，某窖酒公司、某酒業公司、某古酒公司、某營銷公司提起上訴。

廣東省高級人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。

案例評析

商業主體在日常經營中使用涉地理名稱商業標識的行為，按照是否構成侵害商標權進行分類，則可分為兩類：一是合理使用地理名稱的行為，二是侵害商標權行為。如何正確劃分兩者之間的界限，一直是相關司法實踐中的難題。本案是一起因使用涉地理名稱商標引起糾紛的典型案件，其中的法律關系值得深入探討和研究。

（一）對地理名稱的描述性使用和商標性使用之區分

描述性使用是指經營者為提供商品或服務的基本信息而善意地使用商品通用名稱或自己的名稱、地址、產品原產地等，該行為不構成侵犯他人商標權。現行《中華人民共和國商標法》（2019年修正，以下簡稱《商標法》）在第五十九條第一款對于描述性使用進行了規定，即“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有的地理名稱，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。”

商標性使用，即將商標用于商品、包裝、容器、服務場所以及交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用以識別商品或者服務來源的行為。判斷被訴行為是否構成商標侵權，一般需要先判斷其是否屬于商標性使用。《商標法》第五十七條對屬于侵權的商標性使用行為作出了規定。

因在商業經營中使用地理名稱行為而引起的侵害商標權糾紛中，爭議焦點通常都包括被訴行為屬于描述性使用還是商標性使用。如果被訴行為屬于描述性使用，不會構成侵害商標權；如果屬于商標性使用，則有可能構成侵害商標權。對于該問題，人民法院應當從以下方面進行綜合考慮：被訴侵權人使用被訴標識的場景、方式，被訴標識的組成、字體、視覺效果，權利人商標的知名度，被訴侵權人主觀上是否存在攀附商譽的故意，客觀上是否會導致相關公眾對商品的來源混淆、誤認等。

本案中，各被告抗辯稱，自身使用被訴侵權標識的行為是為了指明被訴侵權產品的產地在金沙地區，故其對于“金沙”的使用行為屬于描述性使用，不屬于商標性使用。而實際上，某酒業公司、某古酒公司在明知某窖酒公司及其注冊商標知名度和市場影響力，且在某酒業公司本身已擁有“金沙古”系列注冊商標的情況下，在白酒商品上對其自身的商標進行弱化處理，并且在商品及其包裝、附隨物的多個顯著位置突出使用與某窖酒公司注冊商標標識高度近似的標識“金沙古醬”，直接指向被訴侵權商品本身，并非單純地用以指明商品來源于金沙地區或與金沙地區有關，對于相關公眾而言，前述被訴標識已經起到了識別商品來源的作用，故屬于商標法意義上的使用行為。

（二）地理名稱屬于公共領域的共有資源，將其作為商標使用則顯著性較弱，商標權利人是否可以在特定類別商品上將其作為商標進行“獨占使用”

地理名稱作為表述某一特定地域的稱謂，是社會公眾的共有資源，且地理名稱商標本身顯著性較弱，因此，《商標法》第十條第二款規定，“縣級以上行政區劃的地理名稱或者公眾知曉的外國地理名稱，不得作為商標。但是，地理名稱具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外；已經注冊的使用地理名稱的商標繼續有效。”也就是說，根據前述法律規定，縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名原則上不得作為商標使用。其中“縣級以上行政區劃”包括：縣級的縣、自治縣、縣級市、市轄區、旗；地級的市、自治州、地區、盟；省級的省、自治區、直轄市；兩個特別行政區，即香港、澳門；臺灣地區。縣級以上行政區劃的地名以我國民政部編輯出版的《中華人民共和國行政區劃簡冊》為準。本條中的縣級以上行政區劃地名包括全稱、簡稱以及拼音形式。本款中的“公眾知曉的外國地名”，是指我國公眾知曉的我國以外的其他國家和地區的地名，如“曼哈頓”等。

地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的，可以作為商標使用；已經注冊使用地名的商標繼續有效。前述法律規定中“地名具有其他含義的”，例如“鳳凰”商標，除了具有地域名稱含義外，還有傳說中的百鳥之王的含義，因此可以作為商標使用。對已經注冊使用地名的商標，若在注冊后經過權利人的長期使用，獲得了較強的顯著性，在相關公眾看來，該商標已經與權利人及其相關商品產生了固定的聯系，則在此情形下，如果允許其他主體對該商標在其同類或近似類別的商品上進行商標性使用，會導致相關公眾對商品的來源產生混淆，故應當允許該商標繼續有效，權利人有權禁止其他主體未經其授權而使用該商標的行為。

本案中，“金沙”作為貴州省畢節市下轄金沙縣的行政區劃名稱，其本身顯著性較弱。但是，涉案注冊商標經過某窖酒公司長期持續性地使用，不僅提升了一定的知名度和影響力，而且在相關公眾看來，“金沙”商標已經與某窖酒公司及其白酒商品產生了固定的聯系。因此，某窖酒公司有權利禁止其他經營者在白酒類商品上實施對“金沙”等商標的商標性使用行為。某酒業公司等在明知某窖酒公司及其注冊商標知名度和市場影響力之情況下，在白酒商品上顯著位置突出使用與某窖酒公司注冊商標標識高度近似的標識“金沙古醬”，意在借助相關公眾心目中“金沙”與某窖酒公司之間的固定聯系，攀附某窖酒公司涉案注冊商標的知名度及所承載的聲譽。客觀上，該行為使相關公眾對商品的來源產生混淆或誤認。因此，本案被告的前述被訴行為屬于商標性使用，構成侵害商標權。

案號：（2023）粵民終2213—2215號

作者：宋薇薇

責編：苗　欣

*案例評析僅代表作者個人觀點

審核：黃慧辰

編校：張涵青