關于專利法第二十六條第三款實用新型審查意見的思考

摘要：近來國家知識產權局針對實用新型專利申請發出了包括有關專利法第二十六條第三款在內的“新型”審查意見。筆者對實用新型初步審查中對明顯實質性缺陷的審查特點進行了分析，并初步構建了一種分析框架，此外還基于分析結果，以有關專利法第二十六條第三款的意見為場景，對形成說明書公開不充分心證的觸發條件進行了定義并提供了有關觸發條件的建議。
近來，針對實用新型專利申請，國家知識產權局的審查部門發出了不同以往的審查意見，除了曾經較低頻率出現的權利要求明顯不具備專利法第二十二條第三款規定的創造性以外，令人感到些許意外的是出現且以較高頻率出現的說明書（及說明書附圖）沒有公開完整的技術方案因而不符合專利法第二十六條第三款的規定（說明書公開不充分），頗有些出現“新型”審查意見的感覺。
在處理這種“新型”審查意見的過程中，筆者對于這種審查意見的理解以及基于理解對作為審查對象的申請文件進行了思考，并以有關專利法第二十六條第三款的審查意見為場景將思考的結果與同仁們分享。
PART 1、有關“新型”審查意見的理解
之所以產生實用新型審查意見是“新型”的感覺，主要原因在于這些意見過去沒有或者極少出現，筆者希望能夠借助這種“新型”造成的異常來發現并深入理解過去沒能發現及理解的專利法及其相關實踐，并嘗試構建一種基于前饋控制的具有普適性的分析框架。需要說明的是，基于筆者的身份及認知局限，筆者無意于在本文中探討出現這種情況的政策原因以及審查意見的答復策略。
實用新型審查的“明顯”特征
根據《審查指南2023》第一部分第二章第1小節有關“實用新型專利申請初步審查的范圍”的規定，關于專利法第二十二條以及第二十六條第三款的審查屬于對申請文件的明顯實質性缺陷審查。此外，根據《審查指南2023》第一部分第二章第7小節有關“說明書”的規定，“初步審查中，對說明書是否明顯不符合專利法第二十六條第三款以及專利法實施細則第二十條第一款至第三款的規定進行審查”，以及第11小節有關“根據專利法第二十二條第二款和第三款的審查”的規定，“初步審查中，審查員對于實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性和創造性進行審查”。
相較于發明專利申請實質審查中的相關規定，“明顯”一詞在實用新型專利申請審查中所起到的作用非常關鍵。全面理解“明顯”這個詞語的內涵，對于理解實用新型審查極為重要。由于《審查指南2023》中并未包含有關“明顯”一詞的釋義，因此筆者嘗試對其含義進行解釋。
“明顯”這個詞語通常用于描述事物或情況清楚、顯著，容易被覺察，不容易被忽視或誤解，此外也用于描述道理或事實淺顯易懂。而在專利法及專利審查語境下，“明顯”的含義除了包含上述基本語義以外，還更加強調客觀性和可識別性，客觀性指的是應基于客觀事實、普遍認知或公認標準得出“明顯”的結論，而不應以純粹的個人主觀感受為基礎，因而對于“明顯”的判斷，應當在審查員、專利代理人、申請人、相關公眾之間存在共識基礎；可識別性則強調問題、缺陷、事實或差異的發現或確認無需深入調查、復雜推理或高度專業知識，審查員無需花費大量精力去挖掘或論證就能得出結論。
另外，從審查主體的角度看，在實用新型的初步審查中使用“明顯”這樣的限定，也是為了適應專利審查程序中對效率和資源分配的追求。
因此，一方面，基于上述有關“明顯”一詞的解釋和分析，可以合理推斷，作為實用新型專利審查主體的審查員，在審查工作中可能傾向于識別易于識別的事實，發現易于發現的缺陷，相應地可能不傾向于識別需要深入調查、復雜推理或者高度專業知識才能識別的事實，可能不傾向于發現需要深入調查、復雜推理或者高度專業知識才能發現的缺陷。
另一方面，基于上述有關“明顯”一詞的解釋和分析，還可以合理推斷，在實用新型專利審查中，盡管理論上對“明顯”的判斷應考慮因客觀性產生的普遍共識基礎，但是審查機關在專利授權階段天然地具備更強的主體性，而且審查工作傾向于追求效率，因此審查機關起碼在專利審查階段對“明顯”的判斷標準具有更大權重的決定權，進而審查機關對于符合“明顯”的標準也相應地具有更大的調整空間。
審查尺度的調整
根據上述分析，由于審查機關對于符合“明顯”的標準相應地具有更大的調整空間，因此通過對符合“明顯”的標準進行調整，可以實現審查尺度的調整，例如，相比于在較松的審查尺度下，某個缺陷在較嚴的審查尺度下被認定為是“明顯”的可能性更大。
此外，根據專利法第四十條的規定，實用新型專利申請的初步審查是受理實用新型專利申請之后、授予專利權之前的必要程序；根據專利法實施細則第五十條第一款第二項的規定，實用新型專利申請的初步審查須審查實用新型專利申請是否明顯不符合專利法第二條第三款、第二十二條、第二十六條第三款、第二十六條第四款，因此理論上實用新型專利申請應該受到有關專利法第二十六條第三款的審查，過去較少出現“新型”審查意見的原因肯定不應該是過去的實用新型專利申請存在較少相應缺陷（或者說過去的申請質量高于目前的），而且作為專利代理師，筆者也沒有合理的依據認為過去的審查過程中不進行相應條款的審查，可能更加合理的解釋應該是過去審查過程中應用的審查尺度相對目前的情況而言較松，換言之，目前出現“新型”意見是審查尺度調整得更嚴的結果。
PART 2、有關說明書公開不充分的意見
一方面，根據上述有關“明顯”是實用新型審查的核心特征的論述，審查員在審查過程中形成某種心證更加依賴易于察覺及證明的事實，在形成心證的過程中，相比對事實的調查，先入為主的傾向性可能具有更加重要的作用。
另一方面，與創造性審查相比，審查員的心證空間更大，因為充分公開不需要將對比文件作為客觀證據，而更多地依賴審查員的技術背景和行業認知。審查員可以在不承擔舉證責任的情況下相對容易地提出說明書公開不充分的質疑，如果沒有其他約束條件，似乎專利法第二十六條第三款更加有利于提高審查工作效率且有利于資源的合理分配。
此外，根據專利法第二十六條第三款的規定，“說明書應當對發明作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準”，其中，“所屬領域技術人員能否實現” 本質上是以審查員基于自身技術認知的虛擬角色代入為基礎的。此外，實用新型是針對產品的形狀、構造所提出的改進，這決定了實用新型專利申請技術方案的技術通用性，而且專利局沒有按照技術領域對實用新型專利審查業務進行部門劃分，似乎也能說明這一點。因此實用新型專利審查員對其能夠以所屬技術領域技術人員的身份對“能夠實現”進行判斷也更加自信。
基于實用新型客體本身以及審查的特點，使得審查員傾向于形成公開不充分的心證的條件即觸發審查員形成公開不充分心證的條件，很大程度上決定了審查員是否啟動形成公開不充分心證的程序；此外，從有關“明顯”的角度看，觸發審查員形成公開不充分心證的條件對于審查員而言，也屬于易于識別的事實和易于發現的缺陷。
形成公開不充分心證的觸發條件
一方面，盡管審查員形成有關說明書公開不充分的心證具有更多的主觀性，但是申請文件（更具體地說明書）中仍存在決定性客觀因素，換言之，說明書撰寫中的某些特點很有可能成為使得審查員形成說明書公開不充分的心證的觸發條件，這些特點集中在說明書的具體實施方式部分。盡管如上所述，對實用新型專利的初步審查并非僅是單純的形式審查，但是說明書的某些形式特征本身如果具備了“明顯”的特點，就很有可能成為觸發條件，尤其在目前審查工作壓力巨大情況下。
另一方面，盡管實用新型審查具有上述所謂的識別和發現“明顯”的特征，但這并不意味著審查員不再需要閱讀和理解申請文件的內容，因此，說明書的形式以外的包含在記載內容中的某些特征（即，實質特征）在審查員對其進行相應閱讀和理解之后也可能成為觸發條件。
成為觸發條件的形式特征
筆者個人認為，實用新型專利申請說明書的具體實施方式部分內容的豐富程度從形式上可以成為形成說明書公開不充分的心證的觸發條件，例如，
（1）相比包含更多的具體實施方式（實施例），僅包含一個具體實施方式（實施例）更可能成為觸發條件；
（2）對于單個具體實施方式而言，相比技術內容包含更多細節而言，技術內容包含較少細節更可能成為觸發條件；
（3）如上所述，實用新型技術方案是針對產品的形狀、構造所提出的改進，具備產品形狀和構造特征的天然描述優勢的說明書附圖對于幫助所屬領域技術人員實現發明創造所起到的作用不應被忽視。因此，相比數量更多的說明書附圖而言，數量較少的說明書附圖更可能成為觸發條件；
（4）類似于上述第（3）部分中的內容，相比說明書附圖中被標記的技術特征較多而言，說明書附圖中被標記的技術特征較少更可能成為觸發條件；
（5）盡管實用新型技術方案是針對產品的形狀、構造所提出的改進，但是對于證明所屬領域技術人員能夠實施發明創造而言，用以證明技術方案的實施技術效果的實驗內容及實驗結果，應該能夠起到積極作用。因此，相比包含實驗內容及實驗結果而言，不包含實驗內容及實驗結果更可能成為觸發條件。
筆者無意于鼓吹通過“碼字”行為堆砌大篇幅文字而否定對簡潔文字表述的追求，但是基于常識，很難否認文字篇幅更大的說明書應該能夠對于所屬領域技術人員實現發明創造提供更多幫助。
成為觸發條件的實質特征
根據《審查指南2023》第一部分第二章第7.23小節中的規定，“所屬技術領域的技術人員能夠實現，是指所屬技術領域的技術人員按照說明書記載的內容，就能夠實現該實用新型的技術方案，解決其技術問題，并且產生預期的技術效果”，審查員在形成公開不充分的心證的推理過程中，將傾向于以說明書特別是實用新型內容部分中記載的實用新型技術方案要解決的技術問題為起點，基于“技術問題-技術方案”框架進行推理。
在“技術問題-技術方案”框架下，較為抽象（較寬泛或較大）的技術問題對應內涵較為豐富的技術方案，數量較多的技術問題對應相應較多的技術方案。因此，如果說明書的實用新型內容部分所描述的實用新型所要解決的技術問題較多或者較大，那么審查員更有可能以此為起點進行其公開不充分心證的推理。同樣地，從有關“明顯”的角度看，說明書的實用新型內容部分所描述的實用新型所要解決的技術問題較多或者較大將觸發很有可能屬于易于識別的事實和易于發現的缺陷，有利于審查員形成公開不充分心證。
當然，在用于實用新型專利申請文件撰寫的技術交底書中，發明人可能更愿意將自己的單個技術方案描述為能夠解決更多的技術問題或者解決更加重要或更大的技術問題，面對這樣的情況，如果專利代理師不能說服發明人將技術問題重新限定為更具針對性或更具體的話，那么也可以在不違背發明人意愿的情況下，考慮將重新限定的更具針對性或更具體的技術問題補充在實用新型內容中，至少能夠在答復審查意見時獲得重新限定技術問題的基礎。
PART 3、結語
綜上，筆者通過對實用新型專利申請的初步審查中對明顯實質性缺陷的審查特點進行分析，初步構建了一種分析框架。此外，基于分析結果，以有關專利法第二十六條第三款的意見為場景，對形成說明書公開不充分心證的觸發條件進行了定義并提供了有關觸發條件的建議。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：王雪 成都泛典知識產權代理有限公司