董春華：商標無效宣告前有效期間使用行為的性質及侵權界定

作者 | 董春華 華東政法大學知識產權學院教授、博士生導師

【內容摘要】商標被宣告無效后，其有效期間的使用行為是否構成侵權存在很大爭議。商標注冊只是證明商標專用權的初步證據，被宣告無效的商標之專用權視為自始不存在，信賴利益保護原則以及商標侵權體系解釋等理由都不能使上述使用行為豁免侵權，仍應依據商標侵權規(guī)則判定侵權。判定該種行為是否侵權的規(guī)范依據是《商標法》第57條，而非第47條。混淆可能性仍是侵權判斷的核心標準，商標局構成近似商標的決定和商標使用人的主觀意圖，不是侵權判斷的決定性因素，惡意注冊僅在損害賠償責任中起實質性作用。使用人承擔賠償責任的規(guī)范依據是《民法典》第1165條，不是《商標法》第47條，過錯、損害和因果關系是賠償責任的構成要件。惡意注冊是商標注冊人有過錯的典型情形。被告是被許可人或受讓人不影響商標侵權的判斷，但影響損害賠償責任的判定，應以知曉惡意注冊為過錯判斷標準。

【關鍵詞】商標無效宣告 使用行為 侵權 損害賠償 惡意注冊

商標是企業(yè)的重要資產，是市場經營主體進行商業(yè)競爭的重要工具。各國商標法規(guī)定，在生產經營活動中，市場經營主體對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊并通過注冊獲得商標專用權。商標注冊人獲得商標注冊，被推定享有商標專用權，這是各國商標法公認的法律規(guī)則。然而，不像物理世界的土地可被精確測量和描繪，商標的邊界存在模糊性，這使商標注冊審查制度必然存在漏洞，導致一些本不該獲得注冊的商標獲得注冊并在商業(yè)活動中被使用。各國商標法通過規(guī)定無效宣告制度對此作出回應，規(guī)定注冊商標的無效宣告事由和無效宣告后的法律效果。我國法院對商標無效宣告前有效期間的使用行為是否構成侵權存在重大分歧，判定是否侵權的規(guī)范依據也不準確。學者并未直接對該問題作出回應，目前少量該主題的論文作者均來自實務領域，這導致法院在判決該種糾紛時不能正確地適用法律規(guī)范，混淆該種情形的侵權判定和損害賠償責任判定，在商標使用人為被許可人而非注冊人時產生不公。絕大多數國家未規(guī)定商標無效宣告前有效期間使用行為的性質，導致各國法院在行使自由裁量時形成不同觀點、做出不同判決。本文擬從解釋論的角度，從以下方面展開論述：商標無效宣告前有效期間使用行為是否侵權的分歧；商標無效宣告前有效期間使用行為的性質；商標無效宣告前有效期間使用行為的侵權判定；商標無效宣告前有效期間的商標使用人損害賠償責任的判定。

一、商標無效宣告前有效期間使用行為是否侵權的分歧

注冊商標因與在先注冊商標構成近似商標而被宣告無效時，作為利益相關方的在先注冊商標權人通常都會主張，商標有效期間的使用行為侵犯其商標專用權。對于該種使用行為是否構成侵權及其理由，我國法院觀點不同，比較法對此問題也存在較大分歧。

（一）我國司法實踐的分歧

我國商標法未規(guī)定商標無效宣告前有效期間的使用行為的性質。為明確我國法院對該行為性質的態(tài)度，考慮到《商標法》第47條規(guī)定了商標被無效宣告后的法律效果，筆者以該條款作為引證法條，綜合中國裁判文書網、威科先行數據庫和北大法寶法律數據庫的相關案例，獲得64個有效案例。對商標無效宣告前有效期間的使用行為是否構成侵權，法院的判決觀點極其不統(tǒng)一，主要形成兩種意見：依據商標侵權一般標準判定該種使用行為是否構成侵權及產生何種侵權責任；該種使用行為當然豁免侵權，僅在惡意注冊商標時才構成商標侵權并產生損害賠償責任。分歧的焦點是商標注冊是否是注冊期間使用行為當然豁免侵權的依據。

根據第一種觀點，上述使用行為不當然豁免侵權，應根據商標侵權一般標準判定是否構成侵權。有36個案例的法院持有上述觀點并認為，使用人在此期間使用注冊商標的行為是否違反商標法，法院需重新認定。該觀點的理由是，被宣告無效的注冊商標專用權自始無效，已被核準注冊的商標被宣告無效前的使用行為是否侵犯他人的在先商標權，并未列入不追溯條款的例外情形。雖然被控侵權標識已被核準注冊，但被宣告無效后，之前的使用行為仍可能構成對在先注冊商標的侵害。該觀點的核心依據是商標被宣告無效后，商標專用權被視為自始不存在，沒有“商標專用權”外衣保護的使用行為，自然應當與其他的商標使用行為一樣接受商標侵權判斷標準的審查。

根據第二種觀點，商標注冊是“商標專用權”的合法外衣，商標注冊應使注冊期間的使用行為被豁免侵權。有28個案例的法院持有上述觀點。該觀點的支撐理由是豁免該種商標使用行為侵權是保護注冊人的信賴利益，注冊期間的使用構成合理使用。商標注冊人是基于信賴國家行政機關的授權行為而使用商標，不能由商標注冊人為行政審批的漏洞買單。該觀點同時還認為，保護信賴利益也有一定限度，以注冊人不存在惡意為前提，在其惡意借助在先注冊商標的聲譽傍名牌、搭便車時，構成對在先注冊商標的侵權。注冊人沒有惡意注冊商標即不構成侵權，其使用行為不再接受侵權判斷標準的審查。《商標法修訂草案》（2023年征求意見稿）第48條第3款規(guī)定，商標無效宣告前，注冊人或被許可人惡意使用商標侵犯他人注冊商標專用權，由商標執(zhí)法部門認定侵權并作處理。該款似乎印證了以“惡意”作為是否侵權之標準的觀點，但這里僅規(guī)定了行政執(zhí)法的標準，未規(guī)定法院認定侵權的標準。

與上述兩種觀點相對應，在判定該種行為是否構成侵權時，持第一種觀點的法院援引的規(guī)范依據是《商標法》第57條，持第二種觀點的法院援引的規(guī)范依據是《商標法》第47條。鑒于《商標法》第47條不追溯條款并不調整商標無效宣告前使用行為是否侵權，觀點二關于使用行為構成合理使用、保護信賴利益的結論缺乏規(guī)范依據和商標法原理的支撐。有必要提及的是，雖然在認定使用行為是否承擔損害賠償責任時，持兩種觀點的法院都承認過錯是判定被告是否承擔賠償責任的依據，且所援引的規(guī)范依據都是《侵權法》第47條，但該條款的立法宗旨和適用范圍，與商標無效宣告前使用行為的性質和損害賠償責任的承擔并不契合，由此引申出如何檢索我國商標侵權賠償責任的規(guī)范依據的深層次問題。

（二）比較法上的分歧

其他國家商標法立法和司法實踐對注冊期間使用行為是否構成侵權也存在不同意見。考察主要國家的立法和司法實踐可以發(fā)現，主張依據侵權標準判斷商標宣告無效前使用行為是否構成侵權的觀點是多數意見，規(guī)定合法注冊是商標侵權的抗辯事由屬少數意見，且存在爭議。

在沒有規(guī)定商標無效宣告前使用行為性質的國家，司法實踐傾向根據侵權標準重新審查該使用行為是否構成侵權。各國所涉案例的相同之處是被控侵權商標都是或曾是獲得注冊的有效商標，與在先注冊商標構成近似，不同之處在于是否要求原告先通過無效程序宣告被控侵權商標無效，再進行商標侵權訴訟，這取決于各國是通過行政單軌制還是行政和司法雙軌制來認定商標效力。美國第十一巡回上訴法院在Playnation Play Sys. v. Velex Corp.案中判決，在后注冊商標獲得注冊本身，并不會對商標侵權的認定構成實質性影響。韓國最高法院判決，無論后注冊商標是否已被宣告無效，都不影響訟爭商標侵權的認定。加拿大聯邦上訴法院在Group III International Ltd. v. Travelway Group International Ltd.案中判決，商標注冊只是損害賠償責任的絕對抗辯，不會影響商標侵權的認定。雖然歐洲各國法院對起訴注冊商標侵權是否要先申請無效宣告態(tài)度不一，但確定的是商標注冊不是注冊期間使用行為豁免侵權的當然依據。上述表明，已經獲得注冊的商標是否侵犯在先注冊的近似商標，法院的態(tài)度是，注冊不構成侵權豁免事由，但可考慮免除賠償責任。此做法與該些國家商標法認定無效宣告具有可追溯力有密切關系。

與上述法院判決不同，《日本商標法》和《澳大利亞商標法》的兩則規(guī)定可能影響商標無效宣告前使用行為的性質認定。《日本商標法》第33條規(guī)定，相互侵犯的兩個注冊商標有一個商標無效，或者先注冊的商標無效，與之相侵犯的另一個商標取得注冊，滿足一定條件，宣告無效的商標可繼續(xù)使用。該種使用權叫“中使用權”。根據上述規(guī)定，被宣告無效的注冊商標滿足條件可繼續(xù)使用，似乎可舉重以明輕，無效宣告前的使用行為當然不應構成侵權。但“中使用權”的規(guī)定不能得出結論認為，日本商標法不加限制地認定無效宣告前的使用行為不構成侵權，因為該法同時規(guī)定，中使用權的適用需要滿足“商標權人或被許可人善意使用商標”、“商標在消費者中已馳名”和“無效復審請求登記后繼續(xù)使用商標”三個要件。被宣告無效的商標可繼續(xù)使用的規(guī)定適用的范圍極其狹窄，僅涉及構成近似商標又被宣告無效情形的小部分。澳大利亞的立法規(guī)定、法院判決和學者意見更加復雜。《澳大利亞商標法》第122條第1款e項規(guī)定，行為人根據本法授予的權利使用商標不構成商標侵權。根據該條款文義，被宣告無效的商標專用權應屬根據《商標法》授予的權利，明確提及注冊期間商標權的性質，在世界各國商標法中都屬少見。然而，學者意見和法院判決存在明顯沖突。澳大利亞學者在解釋該條款時認為，立法很明顯考慮到注冊商標可能與其他注冊商標實質相同或者相似，原告必須首先開啟糾正程序，被告的注冊商標被取消注冊后，才能對注冊取消之后的使用行為提起侵權之訴。該學者提出例證，Clipsal Australian Pty Ltd v. Clipso Electrical Pty Ltd案中被告的商標已經從注冊簿移除，但移除之前的行為不構成侵權。根據法官判決，該學者所下結論并不準確。該案法官提出，《澳大利亞商標法》第88條未規(guī)定商標移除注冊簿后的可追溯性效果（自始不存在），能否排除第122條第1款e項的抗辯效力，目前仍存爭議。本案申請人申請移除在后注冊商標時，并未尋求追溯性移除，故本案不涉及上述爭點。這說明，上述案件未直接涉及我們所討論主題，故而“移除之前的使用行為不構成侵權”的結論是武斷的；《澳大利亞商標法》第88條只規(guī)定無效宣告程序，未規(guī)定商標被宣告無效后的法律效果，導致商標被無效宣告后，是否適用第122條第1款e項的抗辯，存在很大爭議。

綜上，針對商標無效宣告前有效期間的使用行為是否構成侵權以及侵權人損害賠償責任的判斷，我國法院存在重大分歧，比較法上，各國態(tài)度不一致，學者也產生不同理解。但我國法院的分歧歸因于法律規(guī)定的缺失，以及對不追溯條款的誤解；澳大利亞立法、司法和學者意見的不統(tǒng)一，歸因于法律規(guī)定的不明確和不同條款之間的協(xié)調。無論是我國司法實踐產生分歧，抑或是澳大利亞商標法領域解讀該主題產生的混亂，產生分歧的核心原因是對“商標注冊效力”的態(tài)度和商標侵權的理解不同。這些不同觀點和做法可能體現了評價主體的價值判斷，價值判斷雖是法律推理的靈魂，但在法律未明確規(guī)定相關事項時，法官不能任意造法，立法留白可能正是立法者的表態(tài)。因此，從價值判斷和規(guī)范體系出發(fā)，確定有效期間使用行為的性質是判斷該種使用行為是否構成侵權、產生何種侵權責任的關鍵。

二、商標無效宣告前有效期間使用行為的定性

上述分歧體現的觀點各有理由，要回答商標無效宣告前有效期間的使用行為到底如何定性、何種定性具有正當性等問題，需要從商標侵權體系、法律規(guī)范和立法目的等方面深入考察。

（一）反駁有效期間使用行為豁免侵權之觀點

商標宣告無效前有效期間的使用行為當然豁免侵權，該觀點有兩點值得商榷：將“合法注冊”作為商標使用行為構成商標侵權的抗辯事由，將惡意注冊作為判定商標侵權的決定性因素。筆者將從信賴利益、商標侵權體系解釋兩方面質疑上述觀點。

1.信賴利益不能使有效期間使用行為豁免侵權

善意注冊人、被許可使用人的使用行為不構成商標侵權的主要依據是保護該些群體的信賴利益，信賴利益可使無效宣告前有效期間的使用行為豁免侵權，宣告在后注冊商標無效的決定對該種使用行為原則上沒有溯及力。上述觀點依據信賴利益原理認定，商標使用人對商標注冊產生信賴而進行商業(yè)投資和商業(yè)交易，基于信賴產生的利益應該受到保護，否則將給善意注冊人對商標行政審核權力的信賴造成打擊，也會與正常的商標注冊及管理秩序形成沖突，不利于市場交易安全。依據信賴利益理論，哪怕注冊商標被認定與在先注冊商標相同或近似，善意注冊商標的使用人均被豁免侵權。當商標注冊人惡意注冊近似商標，攀附在先商標的商譽，此時不存在被保護的信賴利益。問題的焦點是信賴利益能否為善意注冊商標使用人的使用行為豁免侵權提供正當性。

信賴是描述主體對某人或某事的主觀心理狀態(tài)，該主觀性決定了其并非法律上嚴謹的術語。法律界長期使用的術語是“信賴利益”，它常適用于合同領域的當事人之間基于某種信任關系而引發(fā)的利益。合同領域的信賴利益理論自然無法給行政授權的商標的利益衡量提供指引。行政法上的信賴利益保護制度可給商標被宣告無效后注冊期間利益的保護提供借鑒。根據該制度，當一個授權性行政行為被撤銷，相對人基于對該授權性行為的信賴已經取得財產利益，行政主體此時應該給予因該行為之撤銷而蒙受財產損害的相對人以補償，以維護相對人對行政行為的信賴。人們從政府的行政行為中獲得利益，本著對政府權威的信賴享有此利益，有理由相信不會喪失該利益。但信賴利益是利益狀態(tài)的概念表達，是人們判別承擔責任的范圍和大小的依據，它本身不是一個規(guī)則，無法單獨實現規(guī)范行為的功能。它對法律領域產生影響，包括信賴利益損害賠償和不剝奪基于信賴獲得的利益兩種情形。依據上述原理，商標注冊屬于商標局的行政審批行為，當該行政審批行為被撤銷，基于信賴審批行為的注冊人獲得的增量利益不應被剝奪，基于信賴審批行為而遭受損失的主體應該獲得賠償。這與肯定商標宣告無效前有效期間的使用行為有正當性的觀點表面上不謀而合，意味著商標侵權判定階段即應保護善意注冊人的信賴利益。

然而，信賴利益原理不足以使商標無效宣告前有效期間的使用行為豁免侵權，信賴利益原理不適用于上述情形。其一，對商標宣告無效前有效期間的使用行為的侵權認定不涉及對相關主體信賴利益的剝奪。商標注冊審批行為產生信賴利益，商標注冊人、被許可人和受讓人基于對商標注冊的信任使用商標而產生信賴利益。根據行政審批行為信賴利益的保護原則，上述主體的信賴利益不因行政審批行為的撤銷而被剝奪。商標無效宣告前有效期間的使用行為是否構成侵權，并不直接剝奪該種信賴利益，因為構成商標侵權并不必然剝奪侵權人的經濟利益，剝奪上述主體信賴利益只可能基于損害賠償責任而發(fā)生，構成商標侵權本身與剝奪信賴利益并無直接關聯。其二，在先注冊人的損失并非因信賴商標注冊而產生的損失。依據上述信賴保護機制，因為信賴行政審批行為而遭受損失，可獲得相應賠償。但在先注冊人向被宣告無效商標的注冊人主張商標侵權時，其遭受的損失并非基于信賴在后的商標注冊而產生，其損失是他人使用在后注冊商標的侵權行為所致。該些損失的救濟不屬于信賴利益的調整范圍，只能依據商標侵權原理判斷該些損失能否得到救濟。因此，信賴利益不能為善意注冊商標時的使用行為豁免侵權提供正當性。

2.“商標注冊”不是商標侵權法定的抗辯事由

與多數國家一致，我國商標侵權體系是商標侵權的構成要件與商標侵權抗辯事由的二元結構。我國《商標法》第57條規(guī)定了各種商標侵權行為，第59條規(guī)定了商標侵權的抗辯事由。根據我國《商標法》及其相關的規(guī)范性文件，“商標曾經獲得注冊”并不是商標侵權的抗辯事由，商標法相關規(guī)范性文件并未規(guī)定“商標注冊”構成商標侵權的例外，對商標法規(guī)范進行體系分析也無法得出“善意注冊商標”是商標侵權抗辯事由的結論。

《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定（法釋〔2020〕19號）》第1條規(guī)定，原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當根據民事訴訟法第一百二十四條第（三）項的規(guī)定，告知原告向有關行政主管機關申請解決。上述條文規(guī)定，兩個注冊商標相同或近似的糾紛應當交由行政主管機關解決，是否暗示上述情形不構成商標侵權，商標注冊是商標侵權的抗辯事由？筆者認為上述規(guī)定沒有包含哪怕是暗示上述結論，該規(guī)定主要與我國只有行政機關有權直接決定商標效力有關，司法機關不能直接評判商標效力。上述規(guī)定反映的邏輯是，兩個注冊商標因相同或近似發(fā)生侵權糾紛，應首先由行政主管機關評判在后注冊商標之效力及與在先注冊商標的關系，法院只能對行政主管機關的決定進行行政審判，不能對商標效力直接表態(tài)。因此，上述規(guī)定無法暗示商標注冊是商標侵權的抗辯事由，不能為有效期間的使用行為豁免侵權提供正當性。

如果不能根據我國商標法規(guī)范體系得出“善意注冊商標”構成商標侵權抗辯事由的結論，那么日本《商標法》第33條規(guī)定的“中使用權”是否能夠佐證“善意注冊商標”是商標侵權的抗辯事由？依據“中使用權”，滿足一定條件，侵犯其他注冊商標的注冊商標被宣告無效后可繼續(xù)使用。但“中使用權”無法佐證“善意注冊商標”是商標侵權的抗辯事由。上文已指出，“中使用權”的適用不具有普遍性，除卻三個條件的嚴格限制，其正當性是馳名商標在消費者中已經具有馳名影響，允許繼續(xù)使用是保護該部分消費者利益，而非保護信賴“合法注冊”的原商標權人的利益，該條款意旨并非指明所有商標被宣告無效后可繼續(xù)使用。日本商標法規(guī)定“中使用權”可謂獨樹一幟，我們很難探究該條文背后的立法背景，其無法給我國解決善意注冊商標侵權問題提供借鑒。

仍需注意的是，有法院籠統(tǒng)地依據我國《商標法》第47條第2款的不追溯條款豁免善意注冊商標使用人的侵權責任，這并無說服力。因為不追溯制度本身主要是為了維護既有社會秩序的穩(wěn)定，并無強有力的法理支撐，世界上也尚有許多國家和地區(qū)仍在貫徹追溯原則，如我國臺灣地區(qū)的晉兆生化科技股份有限公司與安捷企業(yè)股份有限公司案，即是商標被宣告無效后被許可人主張返還許可費，獲得法院支持的代表性案例。更重要的是，該條款只是規(guī)定被宣告無效的商標注冊人作為權利人追究他人侵權責任后該如何處理，而沒有規(guī)定該商標注冊人或者商標使用人侵犯他人商標權如何處理，法院依據上述條款豁免被無效宣告商標有效期間的使用行為侵權，是對不追溯條款的嚴重誤解。該條款僅有穩(wěn)定社會秩序的特殊價值，并不能據之推定商標注冊有效期間的使用行為不構成侵權。

（二）有效期間使用行為不應被豁免侵權的證成

不論被宣告無效的商標是惡意還是善意注冊，在侵權判斷上不應有區(qū)別，善意注冊商標的使用行為不能當然被豁免侵權，也應接受商標侵權規(guī)則篩選。

1.商標注冊只是商標專用權的初步證據

初步證據是指除非對方當事人舉出相反的證據，否則法官將據此認定證明的事實成立的證據。初步證據在被駁倒之前都是有效的，其他證據證明該初步證據無效后，初步證據不再具有證明效力。我國實定法對初步證據概念的使用并不嚴謹，《民法典》對“初步證據”和“有證據證明”基本上混同使用且指向同一法律效果。商標注冊只是商標專用權的初步證據意味著，若有其他證據或正當程序證明商標注冊無效，商標專用權則自始不存在。商標邊界的模糊導致商標審批制度存在漏洞，進而導致注冊商標可能被宣告無效而使商標專用權消滅。

各國商標法對商標注冊效力的規(guī)定有兩種立法模式：明確商標注冊為商標專用權的初步證據；不明確規(guī)定但通過其他配套制度達到同一效果。第一種模式是立法明確規(guī)定商標注冊為商標專用權的初步證據。該模式明確商標注冊初步證據的屬性，商標注冊的效力似乎更弱。這在承認商標通過使用獲得權利之傳統(tǒng)的國家更為典型。如美國《蘭哈姆法》第1057條b款規(guī)定，商標證書是注冊商標合法性、商標權人所有權以及權利人在商業(yè)活動中使用注冊商標之專用權的初步證據。菲律賓《知識產權法典》第138節(jié)規(guī)定，注冊商標證書是注冊合法性、注冊人商標所有權以及注冊人使用商標的排他權的初步證據。印度《商標法》第31條規(guī)定，注冊是商標有效性的初步證據，商標的原始注冊與對注冊商標的轉讓和繼受，均屬于注冊商標有效性的初步證據。第二種模式是立法規(guī)定商標專用權經商標注冊而產生，但同時規(guī)定無效宣告程序及法律后果。如我國《商標法》第3條規(guī)定，商標注冊人享有商標專用權；第44、45、47條規(guī)定，已經注冊的商標違反禁止注冊規(guī)定或以不正當手段獲得注冊的，商標局或其他主體可請求商標評審委員會宣告注冊商標無效，被宣告無效的商標視為自始不存在。英國《商標法》第2條規(guī)定，注冊商標是依據本法通過商標注冊獲得的一種財產權，注冊商標的所有人享有本法所提供的權利和救濟；第47條規(guī)定，如果商標注冊違反注冊規(guī)定，可宣布該注冊商標無效，注冊商標被宣告無效視為自始不存在。

與以注冊為商標取得的前提條件相比，以商標使用為獲得商標注冊的條件，商標注冊的效力是否更弱？立法明確商標注冊是商標專用權的初步證據，是否使注冊商標的商標專用權的權威性受到削弱？筆者認為，立法明確規(guī)定商標注冊是商標專用權的初步證據，與立法明確規(guī)定商標注冊取得商標專用權，以商標無效宣告制度作為本不應注冊為商標情形的補救，二者并無本質差別。因為明確商標注冊人基于商標注冊獲得商標專用權，如有些國家的商標法明確商標注冊推定商標專用權的存在，但無效宣告同樣使得該種推定具有可推翻性。兩種規(guī)制模式對于商標專用權效力規(guī)定的區(qū)別僅是表面的，因為兩種模式實質上都承認，商標注冊是商標專用權的初步證據，證據充分可推翻認定。因此，商標注冊作為商標所有權或者商標專用權的初步證據，并非不可反駁，商標獲得注冊也就不能成為商標所有權或商標專用權的絕對證據，不能成為商標無效宣告前有效期間的使用行為不構成侵權的絕對抗辯。

2.商標被宣告無效后商標專用權自始不存在

商標注冊是確認商標專用權歸屬的過程。注冊商標宣告無效是指商標局或商標評審委員會通過法定程序宣告，本不具備注冊條件的已注冊商標無效，從而使商標專用權恢復到未產生的狀態(tài)。注冊商標宣告無效制度是一種核準瑕疵補正制度，也是一種商標權消滅制度。與注銷、撤銷不同，商標無效的原因在權利形成時即具有，所以宣告無效的效力有向前追溯力，被宣告無效的注冊商標的專用權被視為自始即不存在，專有權歸于消滅，相關的權利義務也歸于無效。有些國家直接在商標法中加以確認，德國《商標法》第52條第2款規(guī)定，當商標的注冊由于任何程度的無效被注銷時，該注冊的效力被認為在此程度上自始無效。我國《商標法》第47條第1款規(guī)定，被宣告無效的注冊商標的專用權視為自始即不存在。上述規(guī)定從根本上否定了商標注冊期間商標專用權的有效性，商標專用權不存在，商標注冊本身也就無法給有效期間使用商標的行為提供正當性。

商標專用權自始無效的法律效果是，與其他情形的使用行為相比，注冊期間的使用行為不能獲得任何優(yōu)待。審理上海鐘廠與趙某某、常州市康霸星鐘表制造廠案的法院，即依據上述原理判定被宣告無效的涉案商標是否侵犯在先注冊商標專用權。該法院認為，商標被宣告無效即視為商標專用權從未存在過，該商標被宣告無效前的商標使用行為并不當然合法，仍需依據商標法并結合案件事實認定是否構成侵權。若被宣告無效的商標與原告注冊商標構成近似商標，容易引起混淆，則構成商標侵權。可以說，商標專用權自始無效的規(guī)定，給法院重新認定涉案商標是否構成近似商標及商品或服務是否類似，進而判定是否構成商標侵權，提供了正當性依據。

綜上，商標注冊只是證明商標專用權的初步證據，商標被宣告無效后，商標專用權自始不存在。信賴利益保護原理不能使商標無效宣告前有效期間的使用行為豁免侵權具有正當性。即便注冊商標曾是有效的注冊商標，在被宣告無效后，注冊期間的使用行為是否構成侵權，仍應依據商標侵權規(guī)則進行判斷，不能據此創(chuàng)造商標侵權的抗辯事由。

三、商標無效宣告前有效期間使用行為侵權的判定

如上所述，商標宣告無效前有效期間的使用行為并不當然豁免侵權，應依據商標侵權規(guī)則判定侵權。依據我國《商標法》第57條第1款，商標侵權是指未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或近似商標的行為。依據該條款，只要相關行為符合上述標準就構成商標侵權。基于商標無效宣告的特性，判斷上述使用行為是否構成商標侵權，在規(guī)范依據、判斷標準、意圖是否是決定性因素等方面仍需進一步厘清。

（一）判定有效期間使用行為侵權的規(guī)范依據

在我國商標法體系中，判定商標侵權的規(guī)范依據本無爭議。由于《商標法》第47條規(guī)定了商標被無效宣告后的法律效果，有28個樣本案例的法院依據該條第2款的但書條款，判定有效期間的使用行為是否構成商標侵權。法院依據上述但書條款判定該種使用行為是否構成侵權，是對但書條款的誤解。

法院認為，如直接適用《商標法》第57條的規(guī)定來認定是否構成商標侵權，對因信賴商標注冊而使用該商標的主體明顯不公。在判定基于商標許可而使用被宣告無效商標的被許可人是否構成侵權時，應當依據但書條款，即商標使用人在該商標被宣告無效前惡意使用該注冊商標的，構成侵權。不追溯條款的但書條款最早由2002年的《商標法實施條例》第36條規(guī)定，2014年的《商標法》第47條吸納該條款。從語法、立法技術和法律條文的邏輯來看，但書條款安排在無效宣告、撤銷結果不具有溯及力的四類行為之后，應當屬于前述四類行為的但書，即因商標注冊人的惡意受損失的主體包括：司法判決、裁定、調解書的侵權人；工商行政處理的行政相對人；商標轉讓合同的受讓人；商標許可合同的被許可人。但書條款所指受損失的主體不包括被無效宣告或被撤銷的注冊商標的注冊人。但書條款與判定被宣告無效商標有效期間的使用行為是否侵權沒有任何關系。不追溯條款賦予注冊人的原注冊商標權效力也僅限于對抗他人的侵權行為，并不構成其自身使用行為對他人注冊商標構成侵權的抗辯事由。

因此，不追溯條款的但書部分不是判定被宣告無效商標有效期間使用行為是否構成侵權的規(guī)范依據，《商標法》第57條才是判定該種使用行為是否構成侵權的規(guī)范依據。被宣告無效商標有效期間的使用行為與其他情形的商標使用行為，在侵權認定方面并無區(qū)別，應依據《商標法》第57條判定是否構成侵權。據該條第2項，涉案商標是原告注冊商標的近似商標且容易導致混淆的，構成商標侵權，該規(guī)定并未限定所使用的“商標”為未注冊商標。故而被控使用標識行為是否侵權，并不考慮該種標識是否已經獲得注冊，商標侵權判定一般條款應適用于商標無效宣告前有效期間使用行為的侵權判定。

（二）混淆可能性仍應是判定侵權的核心依據

商標權客體具有無形性，商標權權利邊界較難確定。商標權人的權利范圍被他人闖入的可能性比物權更為普遍，商標侵權判斷也更加復雜，判斷標準更加多元化。司法領域并無統(tǒng)一的商標侵權判斷標準的規(guī)范性文件，國家知識產權局2020年印發(fā)《商標侵權判斷標準》，給商標執(zhí)法部門在處理、查處商標侵權案件時參考。通常認為，商標侵權的構成要件包括使用行為是商標性使用、商品和服務構成相同或近似、涉嫌侵權商標和注冊商標構成相同或近似以及商標使用行為可能導致相關公眾混淆等。

制止混淆或避免混淆是認定商標侵權行為的關鍵理論。判斷混淆可能性在商標侵權體系中始終處于核心地位，即使在馳名商標的反淡化保護日益受到重視的今天，其重要地位依然不可動搖。許多國家或地區(qū)適用的商標侵權判定標準亦是混淆可能性。一旦他人在提供的商品或服務上使用與商標權人的商標相同或近似的標識，可能導致消費者對商品或服務的來源發(fā)生混淆，即構成商標侵權。美國Lone Star Steakhouse & Saloon, Inc. v. Longhorn Steaks, Inc.案確立了構成商標混淆的七個考量因素：原告標識的強度、標識的相似度、關聯商品的相似度、銷售渠道和消費群體的相似性、廣告媒體的相似性、被告的意圖和實際的混淆。造成混淆的可能性是認定商標侵權的要件之一，只要被訴侵權人的商標使用行為極有可能導致消費者混淆，就構成對注冊商標權的侵犯。實際造成混淆不是必要條件，但實際已造成混淆，對認定構成混淆意義重大。多數國家商標法都規(guī)定存在混淆可能性是商標侵權判斷標準，但未見商標侵權成立以實際混淆為前提的例證。

商標無效宣告前有效期間的使用行為是否構成侵權，當然以“混淆可能性”為核心判斷標準。雖然我國商標局依據《商標審查審理指南》審查商標注冊，主要依文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合和聲音等構成要素進行靜態(tài)比較，但在判斷商標無效宣告前有效期間的使用行為侵權時，法院已考慮了其他因素來判斷混淆可能性。與其他情形商標侵權的判斷相比，在被控商標使用人為注冊人時，涉案商標構成相似商標的認定確實可能考慮注冊人的主觀意圖，但絕非決定性因素。在使用人為被許可人或受讓人時，其未參與被宣告無效商標的注冊，使用被宣告無效的注冊商標是否構成侵權，不能考慮其對商標被宣告無效的可預見性。因此，無論被宣告無效商標的使用人是注冊人還是被許可人、受讓人，商標侵權判斷標準仍是混淆可能性，只是考量因素有別。

（三）商標局構成近似商標之決定的地位

因與在先注冊商標構成近似商標，注冊商標被宣告無效時，商標局對該注冊商標與在先注冊商標構成近似已有明確結論，這是在后注冊商標被宣告無效的依據。法院能否直接且僅僅依據商標局的決定認定涉案商標構成近似商標進而構成商標侵權？筆者認為，商標局認定涉案商標構成近似商標的決定不是認定商標侵權的決定性證據。

首先，司法機關和評審機關依據相同標準不一定得出相同結論。“近似”一詞在我國《商標法》中出現了15次，包括與特殊標識構成近似的禁用和禁注，商標局駁回構成近似商標的申請，及商標局認定構成商標近似不予核準的其他情形；未經注冊商標人許可使用近似商標、容易導致混淆從而侵犯注冊商標專用權。《商標法》確實未規(guī)定商標局及司法機關評判近似商標的標準是否相同。按照權利認定一致性標準，只要法律未明示適用不同標準，商標局與法院對同一事項的認定標準就應一致。不管標識是否已注冊，侵權訴訟近似商標的認定標準與商標局近似商標的認定標準理應一致。但標準一致不意味著必然得出同樣結論。商標近似是評審員和法官主觀判斷的結果，二者能夠依據的證據有較大差別，商標局的《商標評審指南》將近似商標的評審標準限于標識的靜態(tài)比較，法院則有條件依據多元化因素進行判斷。

其次，商標局對構成近似商標的決定只是法院認定侵權的考量因素。《最高人民法院關于知識產權民事訴訟證據的若干規(guī)定》（法釋〔2020〕12號）第6條規(guī)定，對于未在法定期限內提起行政訴訟的行政行為所認定的基本事實，或者行政行為認定的基本事實已為生效裁判所確認的部分，當事人在知識產權民事訴訟中無須再證明，但有相反證據足以推翻的除外。基于上述規(guī)定，除非被證據推翻，已經發(fā)生法律效力的行政行為所認定的基本事實，在商標民事侵權中占有重要地位，擁有推定效力。正因為商標局認定的基本事實并非不可推翻的絕對證據，在有其他證據時，法院不能依據商標局的結論，認定商標無效宣告前有效期間的使用行為構成侵權，而是需要根據證據和商標侵權的綜合因素判斷涉案商標是否構成近似商標。如在深圳市微信食品股份有限公司等與小小樹（深圳）網絡科技股份有限公司案中，雖然第10213090號“微信”商標已經被宣告無效，但法院仍然依據案件證據重新認定近似商標和混淆可能性。在實行商標效力認定雙軌制的國家，行政機關的決定在侵權訴訟中的效力更低，商標局的單方決定在混淆可能性的分析中更無說服力。

需要注意的是，由于認定近似商標依據的證據不同，商標局的認定結論可能與行政訴訟的法院結論不同，也可能與民事侵權案件的法院結論不同。同時，行政訴訟的法院結論可能與民事侵權案件的法院結論不同。無論發(fā)生上述何種情況，民事侵權訴訟中近似商標的認定都是獨立的，不受控于商標局構成近似商標的結論或者法院的行政判決結論。

（四）主觀意圖不是使用行為構成侵權的決定性因素

商標直接侵權構成不考慮行為人的主觀狀態(tài)，只有商標侵權賠償責任構成考慮行為人的主觀狀態(tài)，這與侵害物權和侵權損害賠償責任的規(guī)則一致。故而在商標侵權認定中討論意圖會讓人困惑，但意圖確實會影響商標侵權的認定，只是并非決定性因素。

意圖是希望達到某種目的的想法，與侵權賠償責任的主觀狀態(tài)相對應的大抵是故意。依據各國商標法規(guī)定，構成商標直接侵權無須考慮侵權人的主觀狀態(tài)，只要符合法律規(guī)定的條件，即可認定商標侵權。但19世紀中葉之前，在英國普通法之訴中，法院要求商標侵權的成立具備欺詐要件。原告要獲得商標侵權救濟，就得證明被告主觀上具有欺詐的意圖。美國商標法來源于英國普通法欺詐之訴，意圖欺詐是侵權成立的要件。商標侵權不取決于主觀意圖，是隨著商標專用權被逐漸認定為財產權形成的。主觀意圖現已不是英美商標侵權必須滿足的構成要件，由原先的侵權判定標準降格為商標侵權判定的考慮因素。主觀意圖成為我國商標侵權的考量因素也經歷了一定的過程。早期商標侵權主要依據涉案商標靜態(tài)對比判定近似商標，《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第12條第2款最終規(guī)定，商標申請人的主觀意圖以及實際混淆的證據可作為判斷混淆可能性的參考因素。

意圖是混淆可能性的參考因素而非決定性因素，理由有二。首先，主觀意圖只是用以判定混淆可能性存在與否的因素。如果行為人存在主觀惡意，表明其有可能造成消費者混淆，而非一定能推導出存在混淆可能性。因為被告的主觀意圖不是市場環(huán)境因素，不會直接影響消費者的認知。被告在主觀上進行侵權的惡意，只能體現在模仿商標權人商標及商品的程度上，通過商標和商品等因素才能影響消費者。其次，商標侵權是侵犯財產權，如同侵犯物權無須行為人的主觀意圖一樣，無論行為人是否有侵害意圖都不影響商標侵權的成立。即便被告是無辜的，只要其行為造成混淆可能性就構成侵權。被告的可責難性在于其行為客觀上使購買者發(fā)生了混淆，使本應購買商標使用人商品的顧客轉而購買了仿冒商品，造成原告交易機會的喪失，而不在于被告以欺詐的方式牟取不正當競爭利益的意圖。

允許意圖影響混淆可能性的認定，實質有利于原告，但意圖本身不應決定最后結果。被告的意圖僅是混淆可能性的證據。司法實踐中，意圖常被作為判定侵權的便利手段，即便實際混淆的可能性不高，有可責難性的被告之行為更容易被認定構成侵權。在My-T Fine Corp. v. Samuels案中，美國聯邦第二巡回法院甚至依據“意圖”推定存在混淆可能性，由被告證明不存在混淆可能性。這夸大了意圖在商標侵權認定中的地位，對原告過于偏袒，應予以糾正。但美國多數法院會要求原告證明存在意圖、產品處于競爭領域、原告商標的強度、兩個商標的相似度以及消費者的認知，以決定是否構成侵權。在被宣告無效商標的使用人并非注冊人時，被許可人或者受讓人幾乎不可能有攀附在先注冊商標的意圖，但該種意圖的缺失不意味著不會造成混淆進而不構成商標侵權。因為意圖只是商標混淆可能性的證據之一，即便商標使用人無攀附之意圖，也不妨礙法院依據其他證據認定其使用行為構成商標侵權。

綜上，應該依據商標侵權的一般標準判斷商標無效宣告前有效期間的使用行為是否構成侵權，商標局對商標近似的認定是參考因素而非決定性因素，商標注冊人的意圖僅是判斷構成混淆可能性的因素之一，不是商標侵權的構成要件。在確定了上述使用行為構成侵權后，侵權人承擔何種侵權責任顯得尤為重要。商標被無效宣告的情形下，因使用行為已結束，停止侵權的法律責任已無實質意義。侵權人是否基于上述使用行為承擔損害賠償責任，對在先注冊人能否獲得圓滿救濟更為關鍵。

四、商標無效宣告前有效期間使用行為損害賠償責任的判定

停止侵權是商標侵權人首先和必須承擔的責任，行為人只要實施了商標侵權行為就要承擔停止侵害的民事責任，但構成商標侵權并不意味著權利人自動獲得損害賠償。與其他的商標侵權類型相比，商標的合法注冊使得注冊期間使用行為能否產生賠償責任的判斷具有特殊性。

（一）商標侵權損害賠償責任的規(guī)范依據

1.《商標法》侵權損害賠償責任規(guī)范依據的缺失

多數國家商標法都明確規(guī)定了商標侵權損害賠償責任的構成。有些國家僅列舉商標侵權的種類和救濟方式，商標損害賠償責任適用無過錯責任，如南非《商標法》第34條和英國《商標法》第14條。美國《蘭哈姆法》第1114條第1（a）款未列明使用侵權標識時損害賠償責任的主觀要件，是無過錯責任，而第1（b）款規(guī)定，制造但未使用標識時損害賠償責任以“知曉”為要件。有些國家針對不同損害賠償的基數提出不同要件，如《奧地利商標法》第53條第1款規(guī)定，因侵權人未經授權使用商標受到傷害，權利人有權獲得賠償金；第2款規(guī)定，侵權人具有可歸責性時，商標侵權受害人可請求失去的利潤或者侵權人所獲利潤。德國、韓國、日本和瑞典則在商標法中明確規(guī)定“故意或過失”是商標侵權損害賠償責任的主觀要件。知識產權國際保護協(xié)定《反假冒貿易協(xié)定》第9條（損害賠償）第1款規(guī)定，司法機關可以判決知道或應當知道侵權的行為人賠償權利人損失，包括利潤損失、侵權產品或服務的價值等。TRIPS協(xié)議第45條也規(guī)定了知識產權損害賠償責任的構成要件。

與上述國家《商標法》和國際條約不同，我國《商標法》并未規(guī)定商標侵權損害賠償責任的請求權基礎，依據《商標法》也無法判斷我國商標侵權損害賠償責任采納無過錯責任還是過錯責任。第57條僅列舉了構成商標侵權的相關行為，第63條也只規(guī)定了侵犯商標專用權賠償數額的計算。但第57條關于侵犯商標權表現方式的列舉性規(guī)定，存在脫離民法侵權責任構成要件理論、混淆損害賠償請求權與絕對權請求權、過度強調知識產權特殊性的問題。導致司法實踐不重視對行為人主觀狀態(tài)的考察，甚至秉持所謂“侵犯知識產權不以過錯為要件”之理念，不重視對損害結果及因果關系的考察，孤立僵化地適用知識產權領域的專門法條，在認定構成商標侵權后，不考察損害賠償責任的構成要件，直接計算損害賠償的具體數額。上述比較法之例證，無論商標侵權損害賠償責任適用無過錯責任還是過錯責任，這些條款都是該些國家商標侵權損害賠償責任的規(guī)范依據。但我國《商標法》未規(guī)定商標侵權損害賠償責任的請求權基礎，只是表明作為特別法的《商標法》缺失損害賠償責任規(guī)范依據，不意味著我國私法體系缺失確定商標侵權損害賠償責任的規(guī)范依據。

2.商標侵權損害賠償責任規(guī)范依據的檢索

我國司法實踐中，在確定使用人是否為上述使用行為承擔損害賠償責任時，有些法院再次錯誤地將《商標法》第47條第2款“商標注冊人因惡意給他人造成損失，應當給予賠償”作為規(guī)范依據。鑒于該條款規(guī)制商標被宣告無效前發(fā)生的法律關系，法院自信地援引該條款作為該種情境下的商標侵權損害賠償責任的依據，將惡意作為被宣告無效商標的使用人承擔損害賠償責任的主觀要件。甚至有法院認為，該但書條款系無效宣告溯及力例外情形的特殊規(guī)定，不意味著只有注冊人惡意造成他人損失才需要賠償，或者商標注冊人之外其余使用該無效商標的主體可構成合理使用無需承擔責任。被告以其并非注冊人主張無效宣告前的使用行為合法無需賠償缺乏依據。該種法律適用的解釋完全脫離侵權損害賠償責任的正常軌道，混淆了侵權構成和損害賠償責任構成，將商標被宣告無效過度特殊化，反而不利于保護在先注冊人的利益。《商標法》第47條第2款但書條款應指，商標被宣告無效后，此前作為商標權人的注冊人基于合法商標獲得的侵權賠償和許可費，不因商標無效而返還；在商標注冊人是惡意注冊商標時，該注冊人應返還“侵權人”支付的賠償金和被許可人或受讓人支付的許可費或受讓費，賠償由此給上述主體帶來的損失。如在涉縣媧皇宮商貿有限公司、邯鄲市康潤純凈水有限公司案中，原告從被告處受讓的商標被宣告無效，因被告是惡意注冊商標，被告不僅要返還轉讓費，還要賠償原告前期投資的損失。故而，《商標法》第47條第2款不是使用人為商標無效宣告前使用商標的侵權行為負賠償責任的規(guī)范依據。

我國《民法典》第123條規(guī)定，權利人對商標享有專有權。《民法典》第1164條規(guī)定，本編調整因侵害民事權益產生的民事關系。由此，商標專用權是我國侵權法所保護的權利，侵犯商標專用權可受《民法典·侵權責任編》的調整。在商標侵權賠償責任事項上，侵權責任編是一般法，《商標法》是特別法，商標法無特別規(guī)定時，商標侵權賠償責任相關問題應適用侵權責任編的相關條款來解決。雖然知識產權侵權行為是特殊侵權行為，有別于一般侵權行為，但《民法典·侵權責任編》并未設置特別條款對其區(qū)別對待。檢索我國《商標法》，沒有條款規(guī)定商標侵權賠償責任的構成要件和法律后果，《民法典》第1165條第1款關于侵權損害賠償責任的一般條款，應是商標侵權賠償責任的規(guī)范依據，也是商標無效宣告前使用行為侵權賠償責任的規(guī)范依據。根據該條款，侵權損害賠償責任的構成要件包括過錯、損害和因果關系，故而商標無效宣告前使用行為侵權賠償責任的要件也應包括過錯、損害和因果關系。

（二）使用行為侵權損害賠償責任的構成

構成商標侵權后，權利人并不必然獲得損害賠償。只有侵權行為滿足商標侵權損害賠償責任要件，權利人才可能獲得損害賠償。商標被無效宣告后，商標使用人是否為商標無效宣告前的使用行為承擔賠償責任，應依據《民法典》第1165條第1款進行判定。因果關系的判定在商標被無效宣告情境下無特殊性，下文僅以過錯和損害為闡述對象。

1.過錯的判斷

與其他侵權不同，知識產權侵權損害賠償案件很少考察侵權人是否有過錯，這是因為絕大多數知識產權侵權是故意侵權。并且，在商標侵權和專利侵權情形，商標注冊登記和專利登記是專利權和商標權的公示手段，公示意味著推定通知，行為人被推定對侵犯公示的權利具有主觀過錯。這是一種基于注冊商標公示制度，而非在案證據，以推定方式確定的過失。在商標被宣告無效后，判斷商標使用人是否具有過錯有特殊性。即便在先注冊商標是被公示的注冊商標，經營者在相同或類似商品上使用的標識構成對在先注冊商標專用權的侵害，也很難直接推定使用者在主觀上具有過錯，因為被使用的商標是商標局依據合法程序授權的注冊商標。

司法實踐中，法院認定構成商標侵權時，確實依據使用人是否惡意注冊商標、是否有攀附在先注冊商標商譽的意圖，來判斷使用人是否對在先注冊人承擔賠償責任。雖然我國《最高人民法院關于審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》第1條明確故意包括惡意，但惡意與故意存在本質差別，商標被無效宣告時，惡意具有特定含義，指商標注冊人的注冊行為、使用行為具有攀附他人商譽、侵犯在先權利、獲取不正當商業(yè)機會和利益的主觀故意。我國侵權損害賠償責任以過錯為要件，并不區(qū)分故意和過失，但惡意是過錯在商標被無效宣告情形下的特定化。除上述惡意注冊商標、故意攀附在先注冊商標的商譽，很難確定商標使用人具有過錯，合法注冊使得使用人不能被直接推定具有過錯。

在商標使用人不是注冊人時，其作為被控侵權人，承擔損害賠償責任亦以過錯為要件。但此時不可能存在惡意注冊或者故意攀附在先注冊商標的過錯。這意味著，商標使用人為被許可人或受讓人時，其總是會逃脫對權利人承擔賠償責任，這在只有被許可人或受讓人是被告的情形非常不利于在先注冊商標權人獲得救濟。我國有法院以商標被提起無效宣告程序的時間，作為檢驗被許可人是否有過錯的標準。如法院在柳某與某珠寶公司案中認定，珠寶店作為被許可人，在商標已進入無效宣告程序期間仍在使用，不核實商標效力狀態(tài)，主觀上存在過錯。廣州市奕辰表業(yè)有限公司與廣州楓青韻鐘表有限公司案的法院還以商標局作出無效宣告裁定，而非該裁定最終生效的時間，作為評判被許可人是否有過錯的依據。上述做法的依據是商標被裁定無效后，被許可人有理由知道商標的不穩(wěn)定狀態(tài)，即使商標無效裁定基于商標注冊人提起行政訴訟而未生效，但其未停止使用的行為表明其具有主觀惡意，應承擔損害賠償責任。

筆者認為，法院以商標開始無效宣告程序或者商標局作出無效宣告裁定的時間點，作為判定被許可人是否有過錯的依據是錯誤的。商標無效宣告行政訴訟的意義是審查商標局作出的無效宣告決定是否合理，商標局作出的無效宣告決定并非終局決定，商標無效宣告決定的生效時間應為行政判決書的生效時間，以非終局性的決定書作出時間作為判定被許可人是否有過錯的依據過于苛刻。如果商標進入無效宣告程序或者商標局作出無效宣告決定之時，就要求被許可人立刻停止商標使用，會導致兩個問題：一方面，若無效宣告決定被撤銷，使用人自行承擔中斷期造成的損失并不合適，讓無效宣告申請人承擔也非良策；另一方面，這可能成為競爭對手打擊注冊商標權人和使用人的重要手段，競爭對手可能不在乎最后結果，打擊注冊商標權人和使用人是其重要目標，特別是很多無效宣告行政訴訟可能持續(xù)很長時間。

若被許可人知曉惡意注冊人惡意注冊商標并故意攀附，被許可人與注冊人構成有意思聯絡的共同侵權，被許可人要對在先注冊權利人承擔連帶賠償責任。有些法院在未認定被許可人具有過錯的情況下直接適用連帶賠償責任，如無錫小天鵝股份有限公司與慈溪市賽菱電器有限公司、慈溪市小黃鴨電器有限公司案中，法院混淆了商標侵權與損害賠償責任的要件，認定作為受讓人的被告和作為被許可人的被告，侵犯了在先注冊商標的專用權，在未認定被告有過錯的情形下，判決被告構成共同侵權，承擔連帶賠償責任。上述判決實際上將商標侵權損害賠償責任“無過錯責任化”，嚴重違背我國侵權法和商標侵權損害賠償責任的基本原理。因此，無論被許可人連帶還是單獨承擔賠償責任，在先商標注冊人都應證明其有過錯才能獲得損害賠償。在惡意注冊人未被起訴、被許可人無過錯時，在先注冊人獲得的救濟只能是被許可人停止使用商標，不能獲得損害賠償。

2.損害及損害賠償的判斷

損害通常指價值的減少，但不是所有價值的減少都有法律意義。法律上的損害是指具有法律意義的可補償性的受害人遭受的任何物質或精神的利益的非自愿喪失。雖然有損害未必有賠償，但沒有損害肯定沒有賠償。唯有被侵權人因民事權益被侵害而遭受損害，方能要求侵權人負損害賠償責任。究竟何為損害，我國民法并未規(guī)定。與人身損害和其他財產損害相對具有確定性相比，商標侵權的損害具有不確定性且很難證明。實際損失（如有）與侵權獲利也不匹配，客觀條件的限制和侵權人故意隱瞞相關證據，被侵權人很難舉證證明自己實際受到損失或者證明侵權人因商標侵權行為獲利，多數情形的損失數額都是估算，這增加了確定損害和損害賠償數額的難度。商標被宣告無效后，關于賠償責任要件的“損害”，有兩個問題仍需澄清。

首先，在先注冊人是否可基于在后注冊人的獲利完成損害賠償責任“損害”要件的舉證。與其他的商標侵權類型相比，侵權獲利能否作為“損害”要件的證據，商標被宣告無效的情形并無明顯特殊性，但該爭點對上述情形下的損害和損害賠償的確定極其重要，仍有探究的必要。損害本質之確定，與損害之金錢評價，應屬不同問題。損害與損害的量化表達，邏輯界限十分清晰。我國《商標法》第63條是商標侵權損害賠償數額計算的依據，規(guī)定將侵權人獲利作為賠償基礎，是否可據此認定，能夠證明被宣告無效商標的權利人獲利，在先注冊人就完成了“損害”這一要件的舉證責任？學者對專利侵權獲利的論證可為此處論證提供借鑒。將侵權人侵權獲利作為損害賠償計算依據的立法意圖是推定權利人損失，我國《專利法》第65條與以往的規(guī)定無實質不同，只是更加強調規(guī)定侵權獲利作為損失賠償額的根據是緩解權利人舉證之壓力。既然是確定權利人損失的根據，僅證明被告有獲利并不當然證明權利人存在損失，還必須考量侵權獲利與權利人損失之間的關聯，涉及權利人是否具有實施專利的計劃和實施能力，以及實施專利對侵權獲利的貢獻度。侵權人所獲利潤應是權利人損失的附屬變量。將侵權人獲利和權利人損害評價連接起來的做法與傳統(tǒng)理論范式和制度體系并不完全契合。

上述論斷不無道理，但卻將侵權人獲利和權利人損害割裂開來，該種假設混淆了損害與損害賠償的計量，有些絕對。損害的證明與損害計量存在聯系，但不能混為一談。侵害知識產權會導致權利人的財產損害，當侵權人未經許可使用專屬于權利人的財產時，即可認定造成權利人的損害。侵權人所獲得的利益就是權利人的財產權損失，二者只是計算財產損失的角度不同。侵權獲利賠償的立法意圖與其他補償性賠償無異，均是衡量知識產權損害的標尺，以達到維系權利秩序的基本功用。至于哪一部分獲利與權利人的損失之間存在因果關系，從而使得該部分作為損失數額，是損失數額的具體計算，是量的問題，不是“損害”存在與否的質的問題。

其次，不同于其他商標侵權的損害賠償，被宣告無效商標的權利人的獲利包含其作為“權利人時所獲得的損害賠償”和收取的許可費。被宣告無效商標的權利人因其他理由而非惡意注冊具有過錯，導致商標被無效宣告前的使用行為構成侵權時，被宣告無效商標的權利人獲得的損害賠償金是重要的損害類型。依據《商標法》第47條第2款，在被宣告無效商標的注冊期間，作為權利人的注冊人基于有效的注冊商標獲得的損害賠償金，商標無效宣告后無需返還，構成商標無效宣告前有效期間的使用行為侵權訴訟的損失，應該賠償給在先注冊的商標權人。在商標無效宣告情形下，注冊人具有過錯而負損害賠償責任更可能指向其惡意注冊、故意攀附他人商譽。在注冊人為惡意注冊時，依據《商標法》第47條第2款但書條款，惡意注冊人應向當時的“侵權人”返還損害賠償金并賠償其他損失。此時的損害賠償金并不屬于商標無效宣告前有效期間的使用行為侵權訴訟的損失，權利人可對無效商標“侵權人”的該種使用行為另行主張侵權責任。同樣依據該條款，在被宣告無效商標的注冊期間，注冊人作為權利人基于有效商標獲得的許可費，商標無效宣告后無需返還，構成商標無效宣告前有效期間的使用行為侵權訴訟的損失。與上述損害賠償金一樣，在注冊人為惡意注冊時，依據《商標法》第47條第2款但書條款，惡意注冊人應返還許可費并賠償其他損失。此時的許可費不屬于商標無效宣告前有效期間的使用行為侵權訴訟的損失，權利人可對無效商標被許可人的該種使用行為另行主張侵權責任。與處理損害賠償金不同，在先注冊商標權利人主張在后注冊商標被許可人承擔損害賠償責任時，被返還許可費的被許可人不能主張其與被宣告無效商標注冊人之間的許可構成抗辯，因為許可費已被返還，他此時與其他侵權人沒有區(qū)別。

綜上，《民法典》第1165條第1款是侵權損害賠償責任的一般條款，也是完全法條，是判定商標無效宣告前有效期間的使用行為侵權賠償責任的請求權基礎。《商標法》第47條第2款的但書條款不是上述侵權賠償責任的規(guī)范依據。在使用人是被許可人時，商標使用人過錯的判斷不應過于苛刻；不能否認侵權獲利作為“損害”要件證據的可能性；在損害賠償范圍上，損害賠償金和許可費返還與否是該種侵權損害賠償的特殊之處。

結語

商標宣告無效前有效期間的使用行為是否構成對在先注冊商標的侵權，是正確認識商標侵權和商標損害賠償本質區(qū)別的關鍵，厘清其間法律關系并正確適用法律具有重要意義。我國司法實踐對該種使用行為是否構成侵權形成截然相反的觀點。商標注冊是商標專用權的初步證據，商標被宣告無效后，商標專用權被視為自始不存在，以及信賴利益保護，都不足以給該種使用行為豁免侵權提供正當性。應依據商標侵權一般規(guī)則判定該種使用行為是否構成侵權。《商標法》第47條的不追溯條款不是該種使用行為侵權判斷的規(guī)范依據，第57條是侵權判斷的請求權基礎。混淆可能性仍是侵權判斷的核心依據，商標局關于構成近似商標的決定和商標使用人的意圖都只是法院認定商標侵權的考量因素，不是決定性要素。判定該種使用行為損害賠償責任的請求權基礎是《民法典》第1165條，而不是《商標法》第47條不追溯條款的但書條款，故應依據過錯、損害和因果關系判斷賠償責任。惡意注冊、惡意使用是商標注冊人具有過錯的典型情形。使用人為被許可人或受讓人不影響商標侵權的判斷，由于其不可能惡意注冊商標，很難認定其具有過錯，從而實質性影響損害賠償責任的承擔，但不能以商標局作出無效宣告的時間作為區(qū)分被許可人或受讓人具有主觀過錯的關鍵證據。

作者簡介

董春華（1980-），女，山東青島人，法學博士、博士后，華東政法大學知識產權學院教授、博士生導師，研究方向為知識產權法、侵權法。

（因篇幅所限，省略原文注釋及參考文獻。本文僅代表作者觀點，不代表知產力立場）

來源 | 《政法論叢》2025年第5期 封面來源 | Pixabay