ZY正見 | 外觀專利保護(hù)與包裝裝潢保護(hù)的維權(quán)路徑選擇

本文將深入探討外觀專利保護(hù)與包裝裝潢保護(hù)兩種路徑的優(yōu)劣與選擇策略。

作者 | 張?jiān)娪?北京市正見永申律師事務(wù)所

在產(chǎn)品同質(zhì)化日益嚴(yán)重的今天，產(chǎn)品外觀成為區(qū)分品牌、吸引消費(fèi)者的關(guān)鍵因素。然而，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中“搭便車”的行為屢見不鮮，面對(duì)產(chǎn)品外觀被仿冒，權(quán)利人應(yīng)該如何選擇維權(quán)路徑？本文將深入探討外觀專利保護(hù)與包裝裝潢保護(hù)兩種路徑的優(yōu)劣與選擇策略。

一、問題的提出

權(quán)利人在對(duì)其產(chǎn)品外觀進(jìn)行維權(quán)的過程中，常會(huì)遇到方式選擇的難題，專利法保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)專利（下稱“外觀專利”）與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法保護(hù)的有一定影響的商品包裝、裝潢（下稱“包裝裝潢”）在保護(hù)的內(nèi)容上具有一定的重合性，均涉及產(chǎn)品外包裝的設(shè)計(jì)內(nèi)容。但是在實(shí)際的維權(quán)中，二者又存在諸多差別。因此，即便外觀專利與包裝裝潢保護(hù)的內(nèi)容看似接近，但在實(shí)操中，若選錯(cuò)了路徑，則會(huì)極大程度地影響維權(quán)效果。

二、外觀專利保護(hù)的優(yōu)勢(shì)與局限

與包裝裝潢相比，外觀專利的保護(hù)路徑存在如下優(yōu)勢(shì)：

1. 舉證責(zé)任相對(duì)簡(jiǎn)單。外觀專利是經(jīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審查后授予的排他性權(quán)利，權(quán)利邊界相對(duì)清晰，保護(hù)范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)為準(zhǔn)[1]。在維權(quán)過程中，專利權(quán)人只需證明權(quán)屬相對(duì)穩(wěn)定，自己是專利權(quán)人以及被訴侵權(quán)產(chǎn)品與專利外觀設(shè)計(jì)相同或近似，無需就權(quán)利基礎(chǔ)及涉案專利的知名度進(jìn)行大量舉證，舉證責(zé)任相對(duì)簡(jiǎn)單。

2. 無需積累市場(chǎng)知名度，適合剛上市的新產(chǎn)品。外觀專利在授權(quán)后即可行使權(quán)利，不需要像包裝裝潢那樣需要積累一定的市場(chǎng)知名度。這對(duì)于新品上市初期的保護(hù)尤為重要。

3. 行政執(zhí)法途徑更為便捷。專利權(quán)人可以請(qǐng)求管理專利工作的部門處理專利侵權(quán)糾紛，行政部門可責(zé)令侵權(quán)人立即停止侵權(quán)行為。[2]這一途徑相比訴訟更為高效快捷，并且行政維權(quán)記錄，亦可助力未來的訴訟維權(quán)。

但是，外觀專利的局限性也十分明顯：

1. 專利可能遭遇無效挑戰(zhàn)。在專利侵權(quán)訴訟中，被控侵權(quán)人往往會(huì)通過向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)請(qǐng)求宣告專利權(quán)無效來動(dòng)搖權(quán)利基礎(chǔ)。例如，在知產(chǎn)寶平臺(tái)上，在2014年至2024年這十年中公開的超一萬件外觀專利侵權(quán)案件中，有超兩千個(gè)案件均涉及對(duì)專利權(quán)的無效宣告。[3]如果專利被宣告無效，專利權(quán)人將喪失權(quán)利基礎(chǔ)，自然失去外觀專利的維權(quán)基礎(chǔ)。

2. 專利侵權(quán)訴訟的維權(quán)周期很可能會(huì)因?qū)＠麩o效程序而延長(zhǎng)。如前所述，在專利侵權(quán)訴訟中，專利無效程序往往是被控侵權(quán)人的核心抗辯手段。一般而言，法院會(huì)因被告對(duì)涉案權(quán)利專利提起的無效程序而裁定中止審理相關(guān)的專利侵權(quán)訴訟，除非涉案權(quán)利專利具有有利的專利評(píng)價(jià)報(bào)告，或經(jīng)專利復(fù)審委員會(huì)審查后被維持注冊(cè)，那么，法院才有可能不中止案件的審理。[4]因此，專利侵權(quán)訴訟的維權(quán)周期很可能會(huì)因無效程序而被迫延長(zhǎng)。

3. 權(quán)利保護(hù)期限有限。外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)期限為15年，期限屆滿后，外觀設(shè)計(jì)將進(jìn)入公有領(lǐng)域，原則上任何人都可以自由使用。[5]例如，在艾詩沐浴露案中，專利權(quán)人因其在先的外觀設(shè)計(jì)專利已到期，即便法院認(rèn)為被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利構(gòu)成近似，但由于在先外觀專利已到期，被告的行為僅屬于使用在先設(shè)計(jì)制造銷售產(chǎn)品的行為，不構(gòu)成侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。[6]

4. 需主動(dòng)申請(qǐng)并維持。外觀設(shè)計(jì)專利需要申請(qǐng)人主動(dòng)申請(qǐng)，并繳納年費(fèi)維持專利有效。一些企業(yè)可能因疏忽（如未如期繳納專利年費(fèi)）而導(dǎo)致權(quán)利喪失。[7]同時(shí)，外觀專利可能會(huì)面臨被他人無效等挑戰(zhàn)專利權(quán)的情況，若企業(yè)想維持住專利注冊(cè)，還需積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

三、包裝裝潢保護(hù)的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)

與外觀專利相比，包裝裝潢的保護(hù)路徑存在如下優(yōu)勢(shì)：

1. 可保護(hù)過期的外觀專利。對(duì)于已經(jīng)超過保護(hù)期的外觀設(shè)計(jì)，如果通過持續(xù)使用建立了市場(chǎng)知名度，仍可能獲得反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的保護(hù)。最高院在2010年的晨光筆案與2022年的百歲山礦泉水案中持續(xù)認(rèn)為，如果該外觀設(shè)計(jì)符合反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的保護(hù)條件時(shí)，它還可以受到該法的保護(hù)。[8]如晨光筆案，晨光的K-35中性筆在外觀設(shè)計(jì)專利到期后，法院認(rèn)定其筆套夾和裝飾圈部件因已與商品來源建立聯(lián)系，構(gòu)成知名商品特有裝潢，并進(jìn)而給予其反法保護(hù)。

晨光K-35中性筆[9]

百歲山礦泉水[10]

2. 一旦被認(rèn)定，權(quán)利基礎(chǔ)相對(duì)穩(wěn)定，理論上可以無限期保護(hù)。包裝裝潢不存在被他人無效宣告的情況，且如果經(jīng)法院審理被認(rèn)定為反法有一定影響的包裝裝潢，其權(quán)利基礎(chǔ)很難被動(dòng)搖。同時(shí)，包裝裝潢的保護(hù)期限取決于其市場(chǎng)影響力，理論上可以無限期保護(hù)。這對(duì)于希望長(zhǎng)期保護(hù)其知名產(chǎn)品外觀的企業(yè)來說，具有巨大吸引力。

3. 維權(quán)周期相對(duì)較短。相比于大概率會(huì)經(jīng)歷中止審理的專利侵權(quán)訴訟而言，包裝裝潢一般不存在案件中止的事由，因此，維權(quán)周期相對(duì)較短。

4. 無需行政注冊(cè)與維護(hù)。包裝裝潢權(quán)益基于使用自然產(chǎn)生，不需要行政注冊(cè)程序，這意味著權(quán)利人可以節(jié)省申請(qǐng)和維護(hù)的成本與時(shí)間，而將更多的精力投入在產(chǎn)品的使用與宣傳中。

同樣，包裝裝潢保護(hù)的局限性也十分明顯：

1. 舉證責(zé)任更重。權(quán)利人需要證明其包裝裝潢"有一定影響"，這通常需要提供大量的銷售、宣傳證據(jù)，證明相關(guān)公眾對(duì)該包裝裝潢的認(rèn)知程度。對(duì)知名度和特有性證據(jù)要求高。

2. 在有外觀專利的情況下，法官心證會(huì)偏向于通過外觀專利保護(hù)，而非包裝裝潢。例如，在前述百歲山礦泉水案中，最高院認(rèn)為“反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)提供有限的、補(bǔ)充性的保護(hù)，當(dāng)事人請(qǐng)求獲得反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法保護(hù)需要進(jìn)一步提供證據(jù)證明其具有競(jìng)爭(zhēng)性利益。”[11]此外，最高院在《關(guān)于充分發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見》中亦認(rèn)為，凡是知識(shí)產(chǎn)權(quán)專門法已作窮盡性規(guī)定的領(lǐng)域，反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法原則上不再提供附加保護(hù)。[12]因此，在產(chǎn)品獲得外觀專利權(quán)的情況下，反法保護(hù)會(huì)遇到一定的阻力，并且一定程度上進(jìn)一步增加權(quán)利人的舉證成本。

3. 權(quán)利人需對(duì)包裝裝潢進(jìn)行動(dòng)態(tài)維持。包裝裝潢的知名度需要持續(xù)維持，且商品更新迭代時(shí)，新舊包裝裝潢的關(guān)鍵性設(shè)計(jì)特點(diǎn)需保持一致，否則可能導(dǎo)致知名度認(rèn)定的中斷。如在百吉福棒棒奶酪案中，被控侵權(quán)人就以涉案包裝裝潢“每年都在不斷變化，且變化前后差異較大……裝潢的穩(wěn)定性差，繼而導(dǎo)致商品裝潢的識(shí)別性不高”為由挑戰(zhàn)涉案包裝裝潢的權(quán)利基礎(chǔ)，但法院經(jīng)審理后認(rèn)為“雖然百吉福棒棒奶酪商品曾多次更換外包裝袋裝潢設(shè)計(jì)，但不同版本的裝潢的區(qū)別僅在于具體卡通圖案、個(gè)別文字及圖形細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)上，裝潢的主體要素及整體布局仍基本相同，整體風(fēng)格保持一致并且具有穩(wěn)定的設(shè)計(jì)特征。”最終給予涉案包裝裝潢反法保護(hù)。[13]但由此可見，若權(quán)利人無法保持產(chǎn)品包裝裝潢在設(shè)計(jì)風(fēng)格、整體布局等方面的穩(wěn)定性，則有可能面臨敗訴風(fēng)險(xiǎn)。

百吉福棒棒奶酪近期產(chǎn)品外觀示例[14]

4. 保護(hù)范圍不確定。與外觀設(shè)計(jì)專利相比，包裝裝潢的保護(hù)范圍在事前不夠明確，需要在個(gè)案中主張、確定。

四、維權(quán)路徑選擇的關(guān)鍵考量因素

總的來說，外觀專利是“先授權(quán)，后保護(hù)”，包裝裝潢是“先使用，后認(rèn)定”。企業(yè)需根據(jù)自身品牌及產(chǎn)品的情況有針對(duì)性的選擇維權(quán)路徑，一般可以考慮如下因素：

1. 產(chǎn)品的發(fā)展階段

對(duì)于剛上市的新產(chǎn)品，外觀設(shè)計(jì)專利是更為直接有效的保護(hù)方式，因?yàn)樗恍枰确e累。而對(duì)于已投放市場(chǎng)一段時(shí)間并積累了一定知名度的產(chǎn)品，則可以同時(shí)考慮包裝裝潢保護(hù)。

2. 權(quán)利基礎(chǔ)的穩(wěn)定性

對(duì)于既沒有專利評(píng)價(jià)報(bào)告、又未經(jīng)專利復(fù)審委員會(huì)審查維持有效的外觀專利而言，其權(quán)利基礎(chǔ)相對(duì)不太穩(wěn)定，很容易在侵權(quán)訴訟中面臨專利被無效的情況。因此，如果產(chǎn)品已投入市場(chǎng)一段時(shí)間，并積累了一定的知名度，企業(yè)可以考慮通過包裝裝潢進(jìn)行保護(hù)。如果外觀專利不穩(wěn)定，產(chǎn)品知名度又十分有限，反法路徑存在較大困難的話，企業(yè)仍可以通過外觀專利行政/司法路徑進(jìn)行維權(quán)，并積極應(yīng)對(duì)專利權(quán)挑戰(zhàn)。如果企業(yè)成功維持住專利權(quán)，并通過行政/司法路徑對(duì)侵權(quán)行為進(jìn)行了打擊，這對(duì)后續(xù)的專利維權(quán)行動(dòng)將有極大的助力作用。

3. 證據(jù)準(zhǔn)備情況

如果權(quán)利人擁有充分的知名度證據(jù)、保護(hù)的必要性證據(jù)，能夠證明包裝裝潢已具有一定影響并有必要通過反法進(jìn)行保護(hù)，則可以考慮選擇反法路徑。如果缺乏此類證據(jù)，但擁有有效的外觀設(shè)計(jì)專利，則專利保護(hù)更為可行。

4. 維權(quán)目標(biāo)和成本考量

如果企業(yè)既有穩(wěn)定的外觀專利，相關(guān)產(chǎn)品也經(jīng)過一定時(shí)間的使用具有一定的知名度，在此種情況下，企業(yè)可以通過維權(quán)目標(biāo)和維權(quán)成本方面進(jìn)行考量。如果企業(yè)希望獲得長(zhǎng)期保護(hù)，包裝裝潢保護(hù)可能更為合適。如果企業(yè)關(guān)注快速執(zhí)法和制止侵權(quán)，外觀設(shè)計(jì)專利的行政保護(hù)途徑可能更有效率。如果權(quán)利人既希望獲得長(zhǎng)期保護(hù)，又想迅速制止當(dāng)前的侵權(quán)行為，也可以考慮多重保護(hù)策略，即同時(shí)尋求外觀設(shè)計(jì)專利和包裝裝潢保護(hù)，在不同階段采取不同的維權(quán)策略。

五、實(shí)踐中的策略建議

首先，在產(chǎn)品研發(fā)階段（特別是對(duì)于企業(yè)的核心產(chǎn)品）就應(yīng)制定知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)戰(zhàn)略，包括對(duì)產(chǎn)品外觀申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利，將關(guān)鍵設(shè)計(jì)元素注冊(cè)為立體商標(biāo)，同時(shí)還要考慮通過使用積累包裝裝潢權(quán)益等多種可能性。

其次，在產(chǎn)品更新?lián)Q代時(shí)，要注意保持產(chǎn)品外觀的穩(wěn)定性、連貫性，避免設(shè)計(jì)上的重大變化，以延續(xù)產(chǎn)品及產(chǎn)品外觀的知名度。若需要對(duì)產(chǎn)品的外觀進(jìn)行重大變化，則應(yīng)重新針對(duì)新產(chǎn)品外觀制定知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)戰(zhàn)略。

再次，權(quán)利人需要對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)侵權(quán)、采取行動(dòng)。同時(shí)，注意保存產(chǎn)品宣傳、銷售的證據(jù)，固定潛在侵權(quán)行為的證據(jù)，為可能的訴訟或其他維權(quán)手段做準(zhǔn)備。

最后，在真正面臨競(jìng)爭(zhēng)者的侵權(quán)行為時(shí)，要進(jìn)行靈活的應(yīng)對(duì)，可以根據(jù)本文第四部分的幾點(diǎn)考量因素，根據(jù)實(shí)際情況選擇最適合、最有利的維權(quán)路徑。

還需要提醒的一點(diǎn)是，外觀專利與包裝裝潢均面對(duì)共同的問題，即產(chǎn)品外觀特有性的問題。如果在外觀專利申請(qǐng)日以前、產(chǎn)品發(fā)布日以前，存在諸多具有類似外觀的產(chǎn)品，那么這兩種保護(hù)路徑都將會(huì)受到挑戰(zhàn)。因此，這需要企業(yè)在設(shè)計(jì)自己產(chǎn)品外觀的時(shí)候，對(duì)市場(chǎng)同類產(chǎn)品外觀有著基本甚至是深入的了解，并以誠(chéng)信為本，設(shè)計(jì)自己特有的、具有一定創(chuàng)意性的外觀，避開他人在先權(quán)利，而不能僅是對(duì)同行業(yè)其他同質(zhì)化產(chǎn)品的“簡(jiǎn)單改造”。否則，企業(yè)不僅會(huì)面臨維權(quán)無力的情況，甚至還有可能被他人指控侵權(quán)。

結(jié)語

外觀專利保護(hù)和包裝裝潢保護(hù)各有優(yōu)劣，權(quán)利人在實(shí)際維權(quán)中應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品發(fā)展階段、知名度情況、權(quán)利穩(wěn)定性、證據(jù)準(zhǔn)備、維權(quán)目標(biāo)與成本等多個(gè)方面進(jìn)行考慮，選擇最適合的維權(quán)路徑。并通過制定知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)戰(zhàn)略，形成多層次、全方位的保護(hù)網(wǎng)。

在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)日益受到重視的今天，企業(yè)應(yīng)當(dāng)提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，將產(chǎn)品外觀保護(hù)納入企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，只有這樣，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保護(hù)自己的創(chuàng)新成果，贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

聯(lián)系作者

張?jiān)娪?/strong>

• 北京市正見永申律師事務(wù)所

• 律師

• shiyu.zhang@zypartners.com

注釋：

[1] 《專利法》第六十四條第二款。

[2] 《專利法》第六十五條。

[3] 查詢時(shí)間截止至2025年12月31日。

[4] 《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第五條、第七條。

[5] 《專利法》第四十二條。

[6] （2014）粵高法民三終字第526號(hào)判決書。

[7] 《專利法》第四十四條。

[8] （2010）民提字第16號(hào)判決書、（2022）最高法民再63號(hào)判決書。

[9] 圖片來自“晨光京東自營(yíng)旗艦店”，https://item.jd.com/241191.html。

[10] 圖片來自“百歲山京東自營(yíng)官方旗艦店”，https://item.jd.com/952862.html?spmTag=YTAyNDAuYjAwMjQ5My5jMDAwMDQwMjcuMSUyM3NrdV9jYXJk&pvid=cf31b846ae0d4544b7ace94e5621406f。

[11] （2022）最高法民再63號(hào)判決書。

[12] 最高人民法院于2011年12月16日印發(fā)《關(guān)于充分發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見》的通知（法發(fā)〔2011〕18號(hào)）。

[13] （2020）滬73民終443號(hào)判決書。

[14] 圖片來自京東“百吉福官方旗艦店”，已非涉案時(shí)期的包裝裝潢，https://item.jd.com/10104671775507.html。

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封面來源 | AI