李營營律師：部分技術申請專利，還能作為商業秘密保護嗎？

公報案例：部分技術申請專利，還能作為商業秘密保護嗎？

只要專利具體、關鍵的技術信息沒有被公布，就可以作為商業秘密保護

閱讀提示：與技術秘密糾紛案件不同，涉及客戶信息類的經營秘密糾紛案件中原告的敗訴率更高，稍有不慎，就會面臨敗訴的結果。那么，怎么才能打贏一場經營秘密糾紛案件呢？李營營律師團隊對侵犯/侵害商業秘密糾紛案件逐一梳理總結，同時結合多年來豐富的辦案經驗，形成多篇裁判文章。本期，我們選取最高法院公報案例中一則典型案例，與各位讀者分享。

裁判要旨：不為公眾知悉中的“知悉”不能理解為對該信息一知半解的了解。權利人在向國家申請專利時必然要公布部分技術信息，但只要關于該項專利具體而且關鍵的技術信息沒有被公布，就應認定該項專利是不為公眾所知悉的。

案情簡介：

1.上海亞恒網面材料有限公司(以下簡稱亞恒公司)主要生產、銷售用于衛生巾、尿墊的“刺孔型干爽網面”材料，擁有自行研制的“刺孔型干爽網面”生產工藝技術，將相關發明申請專利，采取了保密措施。

2. 1999年12月和2000年1月，亞恒公司分別與被告人陶國強、周德隆簽訂了勞動合同，約定保密內容，周德隆、陶國強分別被任命為亞恒公司生產部門廠長和精工車間主任。

3. 2000年6月，被告人周德隆因故離開亞恒公司，并要求被告人陶國強今后在技術上對其給予支持。

4. 2000年底，周德隆、陳偉明赴專門為亞恒公司生產壓花機和分切機的浙江海寧萬方輕工機械有限公司，要求訂制技術指標和性能與亞恒公司一樣的YH600型壓花機二臺、FQH-600型分切機一臺；其間，周德隆與陶國強還要求湖州杰森實業有限公司液壓機床廠，制造一臺技術指標和性能與亞恒公司基本相同的YY32-50A型四柱液壓機。

5. 2001年1月3日，陳偉明與周德隆投資成立寧波市江北偉隆網面材料有限公司(以下簡稱偉隆公司)，生產與亞恒公司相同的產品。

6. 2001年2月，陶國強離開亞恒公司，進入偉隆公司，具體負責滾筒模具的裝配、調試及生產設備的維護等工作。

7. 2001年7月至2003年3月24日期間，偉隆公司利用亞恒公司的商業秘密，生產與該公司相同的“刺孔型干爽網面”，并以低價銷售給天津依依衛生用品廠等多家單位，產品銷售量共計101．705噸，獲利20萬余元。致使亞恒公司的同期銷售量減少96．495噸，直接損失達108萬余元。

8. 2001年初，亞恒公司發現偉隆公司為仿制其產品訂制了與本公司相同的生產設備后，向公安機關報案。公安機關偵查后，以各被告涉嫌侵犯商業秘密罪移送上海市人民檢察院第二分院。

9.上海市第二中級人民法院一審判決被告周德隆、陳偉明、陶國強構成侵犯商業秘密罪，三被告不服。上訴至上海市高級人民法院。

10. 2004年，上海市高級人民法院二審裁定駁回三被告上訴，維持原判。

案件爭議焦點：

亞恒公司生產“刺孔型干爽網面”的工藝技術信息是否屬于公知信息？

上海法院裁判要點：

一、秘密性和保密性是認定技術信息是否屬于商業秘密的關鍵。

上海二中院認為，所謂商業秘密，是指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經濟利益，具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。本案中，公訴機關沒有指控三被告人侵犯了亞恒公司的經營秘密。因此，“不為公眾所知悉”和“采取保密措施”，是認定亞恒公司技術信息是否屬于商業秘密的關鍵。

二、“知悉”不能僅僅是一知半解。

上海二中院認為，“不為公眾所知悉”是指該信息無法從公開渠道直接獲取。而公開渠道包括：出版物公開和公開銷售、使用、反向工程以及口頭泄密等其他方式公開。但除了出版物公開外，其他方式公開僅具有公開的可能性，并不必然導致被不特定的人所知悉，而且“知悉”不能僅僅是一知半解。

三、涉案技術信息大部分具體而且關鍵的信息并未被專利文獻公開。

上海二中院認為，本案中，龔政申請的“在網面的基材上直接打孔的裝置”雖于2002年6月12日被授予實用新型專利，但亞恒公司生產“刺孔型干爽網面”的工藝技術信息只有一小部分被專利文獻公開，而大部分具體而且關鍵的信息并未被專利文獻公開，不能說明亞恒公司的這部分技術信息已進入公知領域。

四、被告人之間有保密約定能反證涉案技術信息未被公開。

上海二中院認為，亞恒公司副總經理陳偉在動員周德隆入股亞恒公司時，雖將有關模片樣品交給周德隆，但周德隆事后已同意擔任亞恒公司的生產部門廠長，且與亞恒公司有保密約定，故周德隆的辯護人認為模片樣品的技術信息已進入公知領域的辯護意見，缺乏事實和法律依據。

綜上，上海二中院認為，亞恒公司生產“刺孔型干爽網面”的工藝技術信息屬于非公知信息。

案例來源：

《上海市人民檢察院第二分院訴周德隆等人侵犯商業秘密案》《最高人民法院公報》2005年第3期(總:101期)

實戰指南：

1.企業對于重要的技術信息，可以拆分為專利+商業秘密的形式進行保護。例如本案中，雖然權利人關于“機械打孔裝置”的相關發明已獲國家專利，但大部分具體而又關鍵的信息并未被文獻公開，而是作為商業秘密形式進行保護。這樣既可以享受專利申請帶來的紅利，又可以在一定時間內壟斷其他核心、關鍵技術。

2.離職員工“另立山頭”小心犯罪。違反與原單位的保密約定，伙同他人利用原單位專利技術以外不為公眾知悉的工藝技術信息，生產與原單位相同的產品，并給原單位造成重大經濟損失的，應根據刑法第二百一十九條第一款第（三）項和第二款的規定，按侵犯商業秘密罪論處。

3.合伙人“搭便車”也要小心犯罪。明知他人違反與原單位的保密約定，仍伙同其利用掌握原單位專利技術以外不為公眾知悉的工藝技術信息，生產與其原單位相同的產品，并給其原單位造成重大經濟損失的，應根據刑法第二百一十九條第一款第（三）項和第二款的規定，按侵犯商業秘密罪論處。

4.本案中以侵權人銷售侵權產品的銷售量計算直接經濟損失，可作為其他案件的辦案思路。侵權人侵權產品的銷售數量不僅反映了侵權的客觀事實，而且能反映權利人被侵權后造成的直接損失。因此，以“侵權入侵權產品的銷售噸數乘以權利人因被侵權而被迫降價前的平均銷售利潤”計算出權利人的直接經濟損失，更為公平、合理。

專業背景介紹：李營營，北京云亭律師事務所高級合伙人，業務培訓工作委員會副主任，北京企業法律風險防控研究會第二屆理事會理事，高級企業合規師，畢業于中國社會科學院，民商法碩士（公司法方向），擁有證券從業資格，專注于商業秘密民事與刑事、與技術相關的爭議解決和保護、民商事訴訟與仲裁、保全與執行等實務領域，在最高人民法院、各省級高級人民法院成功辦理多起重大疑難復雜案件。李營營律師深耕知識產權民事糾紛和刑事犯罪領域多年，對涉知識產權（尤其是商業秘密民刑案件、與技術相關的合同糾紛、商業詆毀等不正當競爭案件）相關法律問題均有深入研究。李營營律師代理的多起知識產權民事案件獲得判決的勝訴結果，代理客戶作為原告成功爭取法院3倍懲罰性賠償，代理被告客戶成功爭取法院判定不構成侵權的勝訴結果，代理被害企業成功啟動刑事立案、刑事追訴、成功爭取犯罪分子得到刑事處罰結果；代理被告人/被告單位處理的涉商業秘密犯罪刑事案件也取得了無罪、檢察院決定不予追訴的良好效果。同時，李營營律師在商業秘密體系建設領域，也具有豐富的項目經驗。協助多家企業客戶完成企業商業秘密保密體系運行情況的法律盡職調查，成功為多家企業客戶建設完善的商業秘密保密體系。在5類技術合同領域，李營營律師團隊圍繞不同業務領域下技術合同簽訂以及履行中風險點，形成了數百篇專題研究文章，熟悉該類合同糾紛常見風險點和解決方案。在民商事爭議解決領域，李營營律師成功代理多位企業客戶在多例合同糾紛案件中完成訴訟目的，善于以高效的溝通和專業的能力在短期內為客戶快速回款，通過商業談判、訴訟打擊、第三人債務加入、調解和解等手段有效保護客戶合法權益。