知產(chǎn)審判 | 等同原則限制適用的體系化思考

本文為《中國審判》雜志原創(chuàng)稿件

文 | 北京市第二中級人民法院 董紅

在專利侵權(quán)判斷中引入等同原則，主要是為了克服嚴(yán)格適用字面侵權(quán)原則對于專利權(quán)保護(hù)的不足，為專利權(quán)人提供實(shí)質(zhì)性保護(hù)。但是，等同原則的適用不應(yīng)以犧牲專利權(quán)的公示價值及損害社會公眾的信賴?yán)鏋榇鷥r。因此，在適用等同原則過程中，應(yīng)當(dāng)注重維護(hù)專利權(quán)人對發(fā)明創(chuàng)造享有的利益與維護(hù)社會公眾信賴?yán)嬷g的平衡，對等同原則進(jìn)行必要的限制。筆者擬基于體系化的視角對等同原則的限制適用進(jìn)行研究，希望對等同原則的準(zhǔn)確適用有所裨益。

等同原則適用的基本前提

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定：“人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍；被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比，缺少權(quán)利要求記載的一個以上的技術(shù)特征，或者有一個以上技術(shù)特征不相同也不等同的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其沒有落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。”從上述規(guī)定看，只要被訴侵權(quán)技術(shù)方案“缺少權(quán)利要求記載的一個以上的技術(shù)特征”，人民法院即應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其沒有落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。因此，等同原則適用的基本條件或前提在于，與涉案專利權(quán)利要求記載的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)具備相對應(yīng)的所有技術(shù)特征，只不過其中某個或者某些特征與涉案專利不完全相同。在此情況下，需要進(jìn)一步判斷不相同的技術(shù)特征是否與涉案專利記載的對應(yīng)技術(shù)特征構(gòu)成等同。

當(dāng)然，法院在判斷被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否具有與涉案專利相對應(yīng)技術(shù)特征時，應(yīng)當(dāng)注意技術(shù)特征劃分的準(zhǔn)確性。如果技術(shù)特征劃分得過細(xì)，會導(dǎo)致在技術(shù)比對時，較為容易認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案缺少技術(shù)特征，進(jìn)而得出不侵權(quán)的結(jié)論；如果技術(shù)特征劃分得過粗，在技術(shù)比對時就容易忽略被訴侵權(quán)技術(shù)方案與涉案專利的區(qū)別，導(dǎo)致籠統(tǒng)地認(rèn)定構(gòu)成等同。通常應(yīng)把能夠?qū)崿F(xiàn)一種相對獨(dú)立技術(shù)功能的技術(shù)單元作為一個技術(shù)特征，不宜把實(shí)現(xiàn)不同技術(shù)功能的多個技術(shù)單元劃定為一個技術(shù)特征，否則容易導(dǎo)致等同原則的適用由具體技術(shù)特征的等同泛化為整體技術(shù)方案的等同。

等同原則限制適用的類型表現(xiàn)

經(jīng)過司法實(shí)踐的不斷探索，專利侵權(quán)訴訟中出現(xiàn)了特意排除、可預(yù)見、捐獻(xiàn)、禁止反悔等規(guī)則對等同原則的適用進(jìn)行限制的情況。

（一）特意排除規(guī)則

特意排除規(guī)則在相關(guān)司法解釋中并未明確予以規(guī)定，主要是指結(jié)合涉案專利權(quán)利要求書、說明書等文件的記載，本領(lǐng)域技術(shù)人員如果能夠確定專利權(quán)人在確定保護(hù)范圍時已經(jīng)明確將特定的技術(shù)方案予以排除，則不應(yīng)在侵權(quán)訴訟中再通過等同原則的適用納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

此外，司法實(shí)踐中對于封閉式特征、數(shù)值范圍、方法步驟順序限定等權(quán)利要求，通常也不再適用等同原則將封閉式方案、數(shù)值范圍之外以及不符合特定方法步驟的技術(shù)方案納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，原因也在于權(quán)利人在撰寫權(quán)利要求時已經(jīng)作出了明確、特定的選擇，應(yīng)當(dāng)視為將其他技術(shù)方案排除出專利權(quán)的保護(hù)范圍，不應(yīng)再通過等同原則的適用重新納入保護(hù)范圍。《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《解釋（二）》）第七條、第十一條、第十二條對此也進(jìn)行了明確規(guī)定。但是，對于上述有特殊限定的權(quán)利要求不適用等同原則并非絕對。當(dāng)具有差異的數(shù)值或者數(shù)值范圍系以基本相同的技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)相同的功能，達(dá)到實(shí)質(zhì)相同的效果，且本領(lǐng)域技術(shù)人員無須經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到；同時，綜合考慮技術(shù)領(lǐng)域、發(fā)明類型、權(quán)利要求修改內(nèi)容等相關(guān)因素，認(rèn)定有關(guān)技術(shù)特征等同既不違背社會公眾對權(quán)利要求保護(hù)范圍的合理期待，又可以公平保護(hù)專利權(quán)的，可以認(rèn)定構(gòu)成等同技術(shù)特征。

（二）可預(yù)見性規(guī)則

根據(jù)可預(yù)見性規(guī)則，如果專利權(quán)人在撰寫權(quán)利要求時，本領(lǐng)域技術(shù)人員明確知曉還有其他顯而易見的替代方案，但專利權(quán)人并未將相關(guān)的替代技術(shù)方案概括納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，則不應(yīng)再通過等同原則將申請日前已經(jīng)廣泛存在的技術(shù)方案再納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

（三）捐獻(xiàn)規(guī)則

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第五條規(guī)定，對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。上述規(guī)定對捐獻(xiàn)規(guī)則進(jìn)行了明確。由于專利權(quán)的保護(hù)范圍以權(quán)利要求為準(zhǔn)，說明書中記載的內(nèi)容如果并未體現(xiàn)在權(quán)利要求中，且該內(nèi)容隨著專利權(quán)授權(quán)而公開，應(yīng)當(dāng)視為專利權(quán)人將其捐獻(xiàn)給了社會，專利權(quán)人不得將該內(nèi)容納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

（四）禁止反悔規(guī)則

《解釋》第六條規(guī)定：“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。”《解釋（二）》第十三條規(guī)定：“權(quán)利人證明專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該修改或者陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄。”因此，禁止反悔原則的適用通常應(yīng)當(dāng)滿足兩個方面的條件：一是權(quán)利人在授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求、說明書進(jìn)行了限縮性修改或者意見陳述；二是該修改或意見陳述未被明確否定。

等同原則限制規(guī)則的體系化適用

對于等同原則的適用及其限制源于對專利權(quán)與社會公眾利益保護(hù)之間的動態(tài)平衡，雖然形式上表現(xiàn)為不同的規(guī)則，但不同規(guī)則背后體現(xiàn)的正當(dāng)性是一致的，相互之間也存在彼此關(guān)聯(lián)。法庭應(yīng)當(dāng)基于體系化的視角對等同原則的限制適用進(jìn)行一體化的審視，進(jìn)而最大限度發(fā)揮等同原則適用的制度效能。

（一）等同原則限制適用的本質(zhì)

《中華人民共和國專利法》第二十條第一款規(guī)定：“申請專利和行使專利權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。不得濫用專利權(quán)損害公共利益或者他人合法權(quán)益。”等同原則的限制適用涉及專利權(quán)的行使，與如何準(zhǔn)確界定專利權(quán)的保護(hù)范圍密切相關(guān)。在專利侵權(quán)訴訟中，如果權(quán)利人在撰寫權(quán)利要求、說明書或者在授權(quán)確權(quán)過程中，對于某些技術(shù)特征或者技術(shù)方案已經(jīng)進(jìn)行了特別限定或者有意排除，或者本來完全有能力也有條件將相關(guān)技術(shù)方案寫入權(quán)利要求但實(shí)際并未寫入，對于社會公眾而言，其有理由相信專利權(quán)人對于特定的技術(shù)方案不打算予以保護(hù)或者意圖放棄特定的技術(shù)方案。而授權(quán)的專利權(quán)均需要公告，對于社會公眾具有公信力。社會公眾對于對外公示的專利權(quán)也具有相應(yīng)的信賴?yán)妗Ｈ绻谇謾?quán)訴訟中，再允許權(quán)利人將相關(guān)技術(shù)方案納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，對于權(quán)利人行使專利權(quán)而言，明顯有違誠信；對于社會公眾而言，明顯有失公平。因此，對等同原則的適用進(jìn)行限制的正當(dāng)性基礎(chǔ)便是誠實(shí)信用原則。

基于誠實(shí)信用原則審視等同原則的限制規(guī)則，上述規(guī)則的本質(zhì)是專利權(quán)人原本已經(jīng)放棄的技術(shù)方案，不能在侵權(quán)訴訟中再被納入保護(hù)范圍。等同原則本質(zhì)上系克服字面侵權(quán)或相同侵權(quán)在專利侵權(quán)判斷中的不足而對專利權(quán)保護(hù)范圍進(jìn)行擴(kuò)展，從而對專利權(quán)所體現(xiàn)的創(chuàng)造性貢獻(xiàn)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的周延保護(hù)。但是，專利權(quán)保護(hù)范圍在權(quán)利要求字面含義基礎(chǔ)上的拓展并不是無限的，尤其不能通過等同原則的適用保護(hù)專利權(quán)人已經(jīng)明示或者推定放棄的技術(shù)方案。無論是專利權(quán)人明示還是推定放棄的技術(shù)方案，在后續(xù)侵權(quán)訴訟中均不得再次被納入專利權(quán)的保護(hù)范圍予以保護(hù)。

（二）等同原則限制規(guī)則與權(quán)利要求解釋的關(guān)系

關(guān)于禁止反悔原則等規(guī)則的法律定位，司法實(shí)踐中一直存在兩種不同的觀點(diǎn)。一種觀點(diǎn)將禁止反悔原則視為對等同原則的限制，只有在等同侵權(quán)判定中才能適用禁止反悔原則。另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為，禁止反悔原則是與等同原則相并列的、具有獨(dú)立法律地位的權(quán)利要求解釋原則，同時適用于相同侵權(quán)和等同侵權(quán)。

雖然禁止反悔等規(guī)則通常適用于對等同原則的限制，但其限制等同原則適用的具體方式或者在具體案件中適用的路徑，應(yīng)當(dāng)是通過對權(quán)利要求的解釋或者對專利權(quán)保護(hù)范圍的事先確定而實(shí)現(xiàn)的。這其實(shí)也涉及在具體案件中應(yīng)當(dāng)如何適用禁止反悔等規(guī)則的問題。實(shí)踐中可以有兩種不同的適用思路。一是先進(jìn)行技術(shù)比對，判斷被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否構(gòu)成等同。如果構(gòu)成等同，再判斷是否存在禁止反悔等限制規(guī)則，進(jìn)而排除構(gòu)成侵權(quán)的認(rèn)定。二是先對權(quán)利要求進(jìn)行解釋，以準(zhǔn)確劃定專利權(quán)的保護(hù)范圍。如果在權(quán)利要求解釋中，存在將特定技術(shù)方案明示或者推定放棄的情形，而被訴侵權(quán)技術(shù)方案恰恰屬于被放棄的范疇，則可以直接認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案不構(gòu)成對涉案專利的侵害，無須再判斷是否等同的問題。

基于上述對等同原則限制適用本質(zhì)的論述，禁止反悔等規(guī)則實(shí)際上是通過對權(quán)利要求解釋或者保護(hù)范圍的事先劃定實(shí)現(xiàn)對等同原則適用的限制，但作為對權(quán)利要求的解釋，禁止反悔等規(guī)則的適用并不僅限于等同原則。在相同侵權(quán)判斷過程中，如果權(quán)利人同樣存在技術(shù)方案放棄的問題，也應(yīng)予以適用，避免權(quán)利人對于權(quán)利要求或者保護(hù)范圍作出有違誠信的不一致表述。因此，在具體案件中，通常應(yīng)當(dāng)先對權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案根據(jù)說明書、審查檔案等進(jìn)行解釋和確定，明確專利權(quán)的保護(hù)范圍后再進(jìn)行是否相同或者等同侵權(quán)的認(rèn)定。之所以將禁止反悔等規(guī)則稱之為對等同侵權(quán)的限制，更多是由于被訴侵權(quán)技術(shù)方案已經(jīng)基于特意排除、捐獻(xiàn)或者禁止反悔等由權(quán)利人予以放棄，無須進(jìn)行等同侵權(quán)的判斷，并不是說要先進(jìn)行是否等同的判斷，然后再審查是否存在禁止反悔等限制性規(guī)則的適用。

（三）各限制規(guī)則的適用關(guān)系

雖然特意排除、可預(yù)見、捐獻(xiàn)以及禁止反悔本質(zhì)上都屬于專利權(quán)人對于特定技術(shù)方案的放棄，但鑒于不同規(guī)則蘊(yùn)含的放棄的確定性程度、所依據(jù)的證據(jù)材料有所差別，特別是有時還可能存在交叉，法院在具體適用時應(yīng)當(dāng)注意不同規(guī)則之間的區(qū)別和聯(lián)系，做到準(zhǔn)確適用。

首先，應(yīng)當(dāng)注意特意排除規(guī)則與可預(yù)見性規(guī)則的協(xié)調(diào)適用。特意排除規(guī)則是最為明顯的技術(shù)方案放棄，專利說明書中通常會有明確的記載，具有較強(qiáng)的確定性和明確性。例如，專利要解決或者克服的技術(shù)問題應(yīng)為權(quán)利人特意排除的技術(shù)方案，不應(yīng)通過等同原則再次被納入保護(hù)范圍。鑒于等同原則的適用原本就是為了克服權(quán)利要求文字表述的局限性，即專利權(quán)人在撰寫權(quán)利要求時不可能或者很難將已知的所有現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行準(zhǔn)確、有效、周延的概括。如果對于可預(yù)見性規(guī)則適用不加以限制，可能會導(dǎo)致設(shè)置等同原則的初衷落空。故在適用可預(yù)見性規(guī)則時應(yīng)當(dāng)遵循與特意排除規(guī)則相當(dāng)?shù)牟门袠?biāo)準(zhǔn)。只有在有明確的證據(jù)表明權(quán)利人在申請專利時已經(jīng)明確知道還存在其他現(xiàn)有技術(shù)方案，而其主觀上不愿意或者怠于將其納入保護(hù)范圍的，才符合可預(yù)見性規(guī)則的適用條件。不能僅僅因?yàn)樘囟夹g(shù)方案在行業(yè)內(nèi)較為常見而權(quán)利人未能概括，就基于可預(yù)見性規(guī)則而排除等同原則的適用。

其次，應(yīng)當(dāng)注意禁止反悔和捐獻(xiàn)規(guī)則的協(xié)調(diào)適用。禁止反悔規(guī)則基于的證據(jù)通常為專利授權(quán)確權(quán)過程中的審查通知書、意見陳述等審查檔案，捐獻(xiàn)規(guī)則基于的證據(jù)則是說明書及附圖的記載。二者之間通常并不會產(chǎn)生適用上的關(guān)聯(lián)或者混淆。但是，權(quán)利人在授權(quán)確權(quán)過程中對權(quán)利要求進(jìn)行的限縮性修改或者陳述，往往會導(dǎo)致說明書的記載內(nèi)容超出限縮后權(quán)利要求的保護(hù)范圍。特別是對于權(quán)利要求放棄、刪除等限縮性修改的情形。由于說明書記載的內(nèi)容被納入修改后權(quán)利要求的保護(hù)范圍是基于專利權(quán)人的修改，權(quán)利要求原本的保護(hù)范圍與說明書具有一致性，此種情況并不屬于司法解釋規(guī)定的“僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案”，故不應(yīng)適用捐獻(xiàn)規(guī)則，而應(yīng)適用禁止反悔規(guī)則。

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《中國審判》雜志2025年第24期

中國審判新聞半月刊·總第382期

編輯/孫敏