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引言
小明從蘇州梅友機場乘坐飛機前往北京。圍繞這一既成事實,可以提出兩種不同的“問題”:① 小明要解決的問題是:如何快速到達北京?② 小明要解決的問題是:如何乘坐飛機到達北京?
如果技術(shù)問題被界定為“如何快速到達北京”,那么小明可以在汽車、火車、飛機等多種方案之間進行選擇。在此情形下,如果有人分別告知三種出行方式的總耗時,而小明據(jù)此選擇了飛機,那么這一選擇本身并不具有創(chuàng)造性;除非該選擇克服了人們對蘇州梅友機場不便等既有偏見,從而作出了一個事實上更快、但并非顯而易見的決策。
反之,如果技術(shù)問題一開始就被界定為“如何乘坐飛機到達北京”,那么后續(xù)所需做的不過是查閱購票方式、市內(nèi)接駁方案等成熟手段,小明的行為自然不再具備任何創(chuàng)造性。
這一看似日常的例子,恰恰揭示了創(chuàng)造性判斷中一個極易被忽視、卻極為關(guān)鍵的問題:技術(shù)問題的界定方式,往往在無形中預(yù)設(shè)了答案本身。
2025年11月13日,最高人民法院就日本制鐵株式會社一件名為“耐水蒸汽氧化性優(yōu)良的奧氏體系不銹鋼管及其制造方法”、專利號為 ZL03119950.X 的發(fā)明專利,作出了(2023)最高法知行終1164號行政二審判決(下稱“二審判決”)。本文擬結(jié)合該案,對創(chuàng)造性判斷中“實際解決的技術(shù)問題”的界定方式作一方法論層面的討論,不當(dāng)之處還請指正。
案情簡介
涉案權(quán)利要求1保護一種耐水蒸汽氧化性優(yōu)良的奧氏體系不銹鋼管,其通過對C、Si、Mn、Cr、Ni、Ti、Nb、Al、N、O等元素含量進行限定,并要求晶粒度級號為7以上的細晶組織。
無效請求人(西班牙吐巴塞克斯不銹鋼管公司)主要援引證據(jù)1(JP特開平7-258801A)對權(quán)利要求1的創(chuàng)造性提出挑戰(zhàn)。證據(jù)1公開了一種耐腐蝕性和加工性優(yōu)異的Fe-Cr-Ni系合金,其中部分實施例在Ti、O含量及晶粒度方面與本專利存在一定重合,但并未涉及Nb的加入。
國家知識產(chǎn)權(quán)局在第54147號無效決定(以下簡稱“被訴決定”)中認為:本專利通過對Nb、Ti和O三種元素的特定含量配比控制,使鋼中形成以Ti?O?為核心、其周圍析出Nb碳氮化物的復(fù)合析出物,從而獲得相應(yīng)技術(shù)效果。鑒于現(xiàn)有技術(shù)并未給出該技術(shù)構(gòu)思,權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性。
一審法院撤銷了該決定(參考(2022)京73行初13589號行政判決)。二審判決則重點指出:
被訴決定未完整依照通常采用的創(chuàng)造性判斷“三步法”進行分析,尤其未在明確區(qū)別特征的基礎(chǔ)上,進一步認定本專利相對于最接近現(xiàn)有技術(shù)實際解決的技術(shù)問題,并分析是否存在技術(shù)啟示。在本案不存在不適宜適用“三步法”的特殊情形下,該評述方式存在明顯不足。
二審判決要點
二審判決在對比權(quán)利要求1與證據(jù)1后,認定其區(qū)別特征主要在于:
(1)證據(jù)1沒有公開將該合金用作鋼管;
(2)證據(jù)1沒有公開Nb及其含量;
(3)證據(jù)1沒有公開O含量的下限。
二審判決進一步指出,證據(jù)1中O被視為需加以控制的雜質(zhì),而本專利則通過對Nb、Ti、O含量的協(xié)同控制,在熱處理過程中形成穩(wěn)定的復(fù)合析出物,從而在焊接或高溫彎曲加工條件下仍能維持細晶組織。基于此,二審判決本專利相對于證據(jù)1實際解決的技術(shù)問題應(yīng)當(dāng)是如何產(chǎn)生以Ti?O?作為核在其周圍析出有Nb碳氮化物的復(fù)合析出物。
由于證據(jù)1與本專利技術(shù)構(gòu)思不同,15號合金中并未提及Nb及其含量,O的作用也不同,本領(lǐng)域技術(shù)人員在證據(jù)1的基礎(chǔ)上,沒有動機加入特定含量的Nb,現(xiàn)有技術(shù)也未給出同時在鋼管中加入Nb、O、Ti的技術(shù)教導(dǎo),亦沒有公知常識證明可以通過控制Nb、Ti和O三種元素含量配比,能夠形成以Ti?O?為核在其周圍析出有Nb碳氮化物的復(fù)合析出物,并獲得相應(yīng)的技術(shù)效果。
討論
三步法中明確指出,“根據(jù)區(qū)別特征所能達到的技術(shù)效果確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”,即實際解決的技術(shù)問題是基于區(qū)別特征所能達到的技術(shù)效果來客觀提煉的,應(yīng)避免將技術(shù)方案本身直接嵌入問題之中。否則,該技術(shù)問題本身就會成為最直接、也是最強烈的技術(shù)啟示。
本案中,如果將技術(shù)問題定義為“如何產(chǎn)生以Ti?O?作為核在其周圍析出有Nb碳氮化物的復(fù)合析出物”,那么對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言,最直接、幾乎是唯一的思路便是在證據(jù)1的合金體系中加入其所缺少的Nb元素,并調(diào)控相關(guān)含量。為了解決該技術(shù)問題,技術(shù)人員僅僅因為證據(jù)1未教導(dǎo)生成該復(fù)合析出物就放棄加入缺少的元素Nb是難以成立的。
事實上,復(fù)合析出物本身并非最終追求的技術(shù)效果,而只是實現(xiàn)目的的手段。正如二審判決指出,該復(fù)合析出物的價值在于:①具有與Nb或Ti碳氮化物相同的細晶化作用;②高溫不易再固溶,在施工中的焊接或高溫彎曲加工時仍維持細晶組織。
由此可見,本專利真正試圖解決的,并非“如何生成某種特定的析出物”,而是一個更上位、也更符合工程實際的問題,即:如何形成一種不受高溫加工影響、能夠穩(wěn)定保持的均質(zhì)細晶組織。
在這一技術(shù)問題框架下重新審視證據(jù)1及公知常識,更有助于合理評價該技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性。從證據(jù)1公開的技術(shù)方案作為研發(fā)起點,為了解決該技術(shù)問題,包括證據(jù)1及公知常識在內(nèi)的現(xiàn)有技術(shù)中并沒有給出通過“生成以Ti?O?為核的Nb碳氮化物復(fù)合析出物”來實現(xiàn)上述目標(biāo)的技術(shù)啟示,在此意義上,權(quán)利要求1的技術(shù)方案才真正體現(xiàn)出其非顯而易見性。
結(jié)語本案為理解創(chuàng)造性判斷中技術(shù)問題的界定提供了一個頗具啟發(fā)性的樣本。在本案所處的冶金等技術(shù)領(lǐng)域,將特定機理加入技術(shù)問題的界定在實務(wù)中可能并不罕見。因此,本文并非否認二審判決結(jié)論的合理性,而是試圖給出一種方法論層面的觀察:在界定技術(shù)問題時,不同的抽象層級選擇,將無形中影響創(chuàng)造性判斷的路徑與重心。
總的來講,技術(shù)問題的界定是創(chuàng)造性判斷中最容易被低估、卻最具決定性的環(huán)節(jié)之一。一旦技術(shù)問題被不當(dāng)具體化,甚至直接包含了解決方案本身,創(chuàng)造性的評價便可能在邏輯上提前“失守”。如何避免技術(shù)問題“自我啟示”,值得在實踐中持續(xù)關(guān)注。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:馮尚杰 蘇州創(chuàng)元專利商標(biāo)事務(wù)所
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