案說專利法 | 訴前行為保全的判斷要件

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【正文】

【裁判要旨】

審查是否應當責令被申請人停止相關行為，主要考慮以下因素：

1．申請人是否是權利人或利害關系人；申請人在本案中是否有勝訴可能性；

2．是否具有緊迫性，以及不立即采取措施是否可能使申請人的合法權益受到難以彌補的損害；

3．損害平衡性，即不責令被申請人停止相關行為對申請人造成的損害是否大于責令被申請人停止相關行為對被申請人造成的損害；

4．責令被申請人停止相關行為是否損害社會公共利益；申請人是否提供了相應的擔保。

【關聯法條】

《中華人民共和國民事訴訟法》第104條第1款（本案適用的是2013年1月1日施行的《中華人民共和國民事訴訟法》第101條第1款）

【申請人A申請】

一、H公司授權制作了第1-4季“中國好聲音”，并約定包括節目名稱“中國好聲音”“the Voice of China”和節目標識（無論注冊與否）等知識產權都歸屬H公司。2016年，H公司將第5-8季“中國好聲音”節目的開發、制作、宣傳和播出獨家授權申請人，并明確授權其可以自己名義進行維權。

據此，申請人享有的權利基礎如下：1.對第【】號和第【】注冊商標享有獨占使用權；2.對節目標識一和節目標識二享有獨占使用權，前述標識在第9類、第38類和第41類上構成未注冊馳名商標；3.對在歌唱比賽真人選秀娛樂節目制作及播出服務中使用的“中國好聲音”“the Voice of China”節目名稱享有獨占使用權，前述節目名稱構成知名服務特有名稱。

二、被申請人B公司和C公司在沒有授權的情況下，擅自宣傳、推廣和制作第5季“中國好聲音”（后更名為“2016 中國好聲音”）節目（簡稱涉案被控侵權節目），構成對申請人A公司享有的馳名商標權和知名服務特有名稱權的侵犯。

三、本案情況緊急，如果不及時阻止被申請人B公司和C公司錄制和播出涉案被控侵權節目，將會造成難以彌補的損害和難以消除的侵權影響。

綜上所述，申請人A公司請求法院責令被申請人B公司和C公司立即停止在歌唱比賽選秀節目的宣傳、推廣、海選、廣告招商、節目制作或播出時使用包含“中國好聲音”“the Voice of China”的節目名稱，以及使用A公司的第【】號和第【】注冊商標和涉案節目標識。

【被申請人B公司辯稱】

一、申請人A公司對訴前行為保全申請事項表述較為寬泛且不清晰，其主張的要求禁止的有關行為范圍不明確，應當予以駁回。

二、申請人A公司對B公司的有關行為禁令請求內容，因許可人H公司已就相同的行為內容向香港仲裁機構申請仲裁，并申請臨時禁令措施，因此對相同內容的案件不應再由法院主管。

三、申請人A公司向北京知識產權法院申請訴前行為保全，不符合專屬管轄和地域管轄的規定。

四、申請人A公司主張的權利基礎并不穩定，其是否有需要保護的合法權益有待法院實體審理予以認定，其所有請求均不具有勝訴可能性。

五、申請人A公司基于知名服務特有名稱及未注冊馳名商標申請訴前行為保全，但反不正當競爭法和商標法以及相關司法解釋中并無相應規定，故其請求缺乏相應的法律依據。

六、申請人A公司的合法權益不存在難以彌補的損失情況。

七、采取保全措施對被申請人造成的損害將遠遠大于不采取保全措施對申請人帶來的所謂損害。

八、“2016 中國好聲音”是浙江衛視已報批并獲準播出的節目名稱，整個節目的制作將采用全新的自有節目模式及元素，符合國家鼓勵原創的指導精神，應當予以鼓勵。

綜上所述，請求法院駁回申請人的保全申請。

【法院查明】

2012年4月3日，H公司與I公司簽訂《電視節目授權協議“THE VOICE OF CHINA”》，授權制作第1季“中國好聲音”，并約定“原名稱和約定名稱”等均為H公司的獨家財產。

2013年5月28日，H公司與某公司簽訂《節目模式許可協議“THE VOICE OF CHINA”系列》（簡稱《模式許可協議》），該協議約定了第二、三、四季本地系列節目，其中約定：當地節目名稱為“‘The Voice Of China’- Zhong Guo Hao Sheng Yin”；包括節目模式、制作寶典、當地系列節目名稱、節目標識以及當地節目標識，已經制作完成的節目、當地系列節目等均歸屬于H公司。

2013年11月29日，H公司與某公司和某某公司簽訂《“THE VOICE OF CHINA”—多季節目 模式許可協議附錄》（簡稱《補充協議》），該協議為H公司與某公司簽訂《模式許可協議》的補充協議。

2016年1月8日，H公司向某公司和某某公司等發出《“中國好聲音”——終止通知》。

2016年1月22日，香港高等法院就H公司的申請對某公司和某某公司作出禁令。

2016年1月28日，H公司與A公司簽署《“……好聲音”協議 用于荷蘭某節目模板“……好聲音”的獨家管理、許可和應用》；2016年5月10日，H公司出具《授權書及確認函》。

2016年2月5日，H公司針對某公司和某某公司向香港國際仲裁中心提出仲裁申請；2016年5月6日，H公司對該兩公司向香港國際仲裁中心提出請求確認權屬和臨時禁令的申請。

2016年6月20日，A公司向法院提交《關于訴前行為保全請求事項的說明》，進一步明確了請求事項。

2016年6月22日，香港國際仲裁中心就H公司對某公司、某某公司提出的有關仲裁申請作出《關于權利宣告救濟的部分最終裁決和關于臨時措施的裁決》（即香港仲裁庭裁決），其中記載：“H公司對于‘當地節目名稱’，即‘The Voice of China’- Zhong Guo Hao Sheng Yin，享有獨占的、基于合同的權利……”

另，H公司擁有的第【】號國際注冊商標在中國取得領土延伸保護，核準商品/服務類別包括第9、38、41類，有效期自2011年3月18日至2021年3月18日；H公司擁有的第【】國際注冊商標在中國取得領土延伸保護，核準商品/服務類別包括第35、38、41類，有效期自2012年4月26日起至2022年4月28日。

A公司提交了多份公證書，用以證明B公司制作的“2016 中國好聲音”節目將于6月錄像、7月播出，校園海選活動的主辦方為C公司，以及有關宣傳情況等；還提交了國家圖書館出具的有關檢索目錄、檢索報告及有關網絡媒體報道，用以證明“中國好聲音”“the Voice of China”已經在中國相關公眾中建立起極高知名度；還提交了部分媒體報道，用以證明B公司制作的“2016 中國好聲音”在北京市開展校園海選，“2016 中國好聲音”在北京召開宣傳片發布會。

2016年6月25日，浙江衛視向法院出具《關于“中國好聲音”節目名稱合法權益的聲明》。

【法院認為】

法院裁定認為：

第一，申請人是否是權利人或利害關系人。A公司作為涉及H公司相關知識產權的獨占許可使用合同的被許可人，屬于民事訴訟法第一百零一條第一款規定的利害關系人，應有權提出包括本案申請在內的保全申請。

第二，申請人在本案中是否有勝訴可能性。可以從以下幾個方面進行判斷：1.B公司存在使用第【】號、第【】注冊商標及構成侵權的可能性。2. 侵害未注冊馳名商標權益的可能性。節目標識一由中文“中國好聲音”、英文“The Voice of China”以及V形手握話筒圖形組合而成，節目標識二由中文“中國好聲音”和英文“The Voice of China”組合而成，在本案訴前保全申請審查階段，無法對上述兩節目標識是否構成未注冊馳名商標進行判斷。3.B公司和C公司的上述行為，存在構成不正當競爭行為的可能性。

第二，是否具有緊迫性，以及不立即采取措施是否可能使申請人的合法權益受到難以彌補的損害。本案涉及歌唱比賽選秀節目的制作和播出，A公司提交的材料顯示涉案“2016 中國好聲音”節目將于2016年6月錄制、7月播出，時間緊迫，而可以預計的是，該節目一旦錄制完成并播出，將會產生較大范圍的傳播和擴散，諸多環節都有可能構成對A公司經授權所獲權利的獨占許可使用權的侵犯，可能會顯著增加A公司的維權成本和維權難度，甚至難以在授權期限內正常行使權利。

在相關公眾對名稱為“中國好聲音”和“The Voice of China”的歌唱比賽選秀節目的模式及特色已有極高認知度的情況下，又出現名稱為“2016 中國好聲音”的歌唱比賽選秀節目，很可能會造成相關公眾的混淆誤認，也可能會嚴重割裂名稱為“中國好聲音”和“The Voice of China”的歌唱比賽選秀節目與其節目模式及特色等元素的對應聯系，從而存在導致A公司后續依約開發制作的該類型節目失去競爭優勢的可能性。

第三，損害平衡性，即不責令被申請人停止相關行為對申請人造成的損害是否大于責令被申請人停止相關行為對被申請人造成的損害。責令B公司和C公司停止涉案行為，僅涉及停止對包含“中國好聲音”“the Voice of China”字樣的節目名稱及有關標識的使用，且即使停止對有關節目名稱的使用，也不會影響節目更名后的制作和播出，損失數額是可以預見的。若不責令B公司和C公司停止涉案行為對A公司造成的損害大于責令B公司和C公司停止涉案行為對其造成的損害。

第四，責令被申請人停止相關行為是否損害社會公共利益。本案責令B公司和C公司停止涉案行為，可能僅涉及上海燦星公司和世紀麗亮公司的經濟利益，沒有證據證明將會損害社會公共利益。

第五，申請人是否提供了相應的擔保。對于擔保金額和擔保形式的確定，需要綜合考慮申請人勝訴可能性的高低及被申請人停止相關行為可能遭受的損失等因素進行判斷。本案中，A公司提出，考慮情況緊急，先期提供1億3千萬元的現金擔保，后續再以保險公司出具的1億元責任保險擔保函置換已向本院提交的1億元現金。法院認為，A公司提出的上述擔保金額和擔保形式符合本案要求，可以允許。

2016年6月20日，浙江A公司提供的1億3千萬元現金已匯至法院，擔保條件已滿足。同時，在本裁定執行的過程中，如有證據證明B公司和C公司因停止涉案行為造成更大損失的，法院將責令A公司追加相應的擔保。A公司不追加擔保的，法院將解除保全。

【裁判過程】

北京知識產權法院于2016年6月20日作出（2016）京73行保【】號民事裁定：

一、B公司立即停止在歌唱比賽選秀節目的宣傳、推廣、海選、廣告招商、節目制作過程中使用包含“中國好聲音”“the Voice of China”字樣的節目名稱及第【】號、第【】注冊商標；

二、C公司立即停止在歌唱比賽選秀節目的宣傳、推廣、海選、廣告招商過程中使用包含“中國好聲音”字樣的節目名稱。該裁定送達后，B公司、C公司申請復議。北京知識產權法院于2016年7月4日作出（2016）京73行保復【】號民事裁定，駁回B公司、C公司的復議請求。