淺談“不喪失新穎性”的規定

摘要：我國是采用先申請制專利制度的國家，判斷申請專利的發明創造是否具備新穎性、創造性在時間點上以申請日為準。但是在現實中，發明創造的發明人、設計人有可能處于某些正當理由或者實際需求在申請日前將其發明創造公開，或者他人通過合法或非法途徑得知該發明創造并未經其同意在申請日前將該發明創造公開。處于公平原則、以及對專利制度的消極影響，專利法規定在一定條件下，發明創造在申請日之前的某些公開行為不影響該發明創造的新穎性。同時，由于新穎性寬限期是對專利申請人的一種優惠待遇，申請人想要享受該優惠待遇就要承擔必要的責任。
關鍵詞：不喪失新穎性、國際展覽會、學術會議或技術會議、他人
一、法條
針對新穎性寬限期，專利法第二十四條規定，“申請專利的發明創造在申請日以前六個月內，有下列情形之一的，不喪失新穎性：（一）在國家出現緊急狀態或者非常情況時，為公共利益目的首次公開的；（二）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；（三）在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；（四）他人未經申請人同意而泄露其內容的”。并且，專利法實施細則第三十三條規定，“專利法第二十四條第（二）項所稱中國政府承認的國際展覽會，是指國際展覽會公約規定的在國際展覽局注冊或者由其認可的國際展覽會。專利法第二十四條第（三）項所稱學術會議或者技術會議，是指國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或者技術會議，以及國務院有關主管部門認可的由國際組織召開的學術會議或者技術會議”。
由于新穎性寬限期是對專利申請人的一種優惠待遇，申請人想要享受該優惠待遇就要承擔必要的責任。對此，專利法實施細則第三十三條規定，“申請專利的發明創造有專利法第二十四條第（二）項或者第（三）項所列情形的，申請人應當在提出專利申請時聲明，并自申請日起2個月內提交有關發明創造已經展出或者發表，以及展出或者發表日期的證明文件。申請專利的發明創造有專利法第二十四條第（一）項或者第（四）項所列情形的，國務院專利行政部門認為必要時，可以要求申請人在指定期限內提交證明文件。申請人未依照本條第三款的規定提出聲明和提交證明文件的，或者未依照本條第四款的規定在指定期限內提交證明文件的，其申請不適用專利法第二十四條的規定”。
并且，在《專利審查指南》中規定，他人未經申請人同意而泄露其內容的，若申請人在申請日以后得知的，應當在得知情況后兩個月內提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明。
需要說明的是，雖然在專利法中采用了“發明創造不喪失新穎性”的說法，但是其含義應當被理解為有關公開的行為也不會使發明創造喪失創造性。
二、法條拓展
專利法第二十四條第（二）項所稱的中國政府承認的國際展覽會包括國務院、各部委主辦或者國務院批準由其他機關或者地方政府舉辦的國際展覽會。其中，行業協會舉辦的全國性商品交易會，即使有港、澳、臺等地區企業參展，也不能被認定為屬于中國政府主辦或者承認的國際展覽會。
另外，專利法第二十四條第（三）項所稱的學術會議或者技術會議必須是以發表、討論研究開發成果為主要目的的會議。如果專利申請人或專利權人主張享有新穎性寬限期的會議性質以開拓市場或促進商貿活動為主要目的，則不能適用專利法第二十四條第（三）項的規定。
針對專利法第二十四條第（四）項規定的情形，通常需要滿足以下條件：一是泄露內容必須直接或間接來源于專利申請人，但泄露人不能是專利申請人本人；二是泄露行為必須未經專利申請人同意。這里所謂的“他人”是指，專利申請人以外的其他單位或者個人，可以包括該發明創造的發明人。需要特別注意的是，對于專利申請人為單位的，雖然表面上看泄露發明創造內容的主體是該單位的員工，但是如果泄露行為不屬于個人行為，而是代表單位的職務行為時，不適用專利法第二十四條第（四）項的規定。
三、實踐應用
專利法第二十四條規定的“不喪失新穎性”僅僅是一項處于公平原則下的救濟途徑，其主張需要滿足一定的法律條件，因此在實踐過程中，由于舉證的難度，成功的案例也是有限的。
其中，盡管專利法實施細則對專利法第二十四條第（二）、（三）項規定的情形進行了進一步的規定，然而實踐中，申請人很難提供相關證據，也鮮有成功的相關案例。
然而，對于專利法第二十四條第（四）項的規定，較專利法第二十四條第（二）、（三）項而言，國家知識產權局復審無效合議組、最高人民法院均作出過具有重要實務意義的決定，因此，其實踐應用更靈活，更具有參考性方向。
四、案例回顧
案例1——他人未經申請人同意而泄露其內容
在浙江某有限公司與國家知識產權局、臺州某有限公司一案中，浙江某有限公司系專利號為CN219364468U實用新型的專利權人，涉案實用新型記載了一種一體式支架浮式防波堤支架。臺州某有限公司于2024年2月19日向國家知識產權局提出了無效宣告請求，請求宣告CN219364468U號實用新型的權利要求1-8全部無效，并提交3項證據。其中，證據1為（2024）津和信證經字第1127號公證書，其記載了抖音號為“dyl1y4sgmed68”、名稱為“超然”的用戶發布抖音視頻截圖，請求人明確使用該用戶于2023年3月29日發布的標題為“新型一體支架浮式防浪堤?。】吹靡姷母咂焚|?。。。　钡亩兑粢曨l的截圖作為評價本專利新穎性、創造性的現有技術使用。
對此，專利權人認為：證據1公開的上述技術方案公開日為2023年3月29日，在申請日以前六個月內，屬于專利法第二十四條第（四）項規定的“他人未經申請人同意而泄露其內容的”，申請人在得知該情況后的兩個月內向專利局提交了要求不喪失新穎性寬限期的意見陳述及證明材料《一體式防波堤支架產品戰略合作框架協議》。
合議組認為該證明材料僅能證明浙江某有限公司與他人簽訂了該協議，該協議中雖然寫明了保密的相關條款，但無法確定該框架協議針對的具體產品的方案，也就無法證明證據1中抖音視頻公開的方案來自于專利權人，更無法證明抖音視頻的這一公開行為未經申請人同意。
因此，合議組認為涉案專利不能享受新穎性的寬限期，證據1構成影響本專利新穎性的現有技術。
合議組指出，對于申請人在申請日后自行得知“他人未經申請人同意而泄露其內容”而主張享受新穎性寬限期，其提交的證據需要滿足以下基本要件，缺一不可：
（1）時間要件?！安粏适路f性寬限期”有時間限制的規定，不僅規定行為發生在申請日之前六個月內（即時間要件一），還有提交聲明的時間要求，若申請人在申請日以后自行得知該情況的，應當在得知情況后兩個月內向國家知識產權局專利局提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明（即時間要件二），并附具證明材料。
（2）事實要件。要想證明“他人未經申請人同意而泄露其內容”這一具體事實，專利權人提供的證據需要證明如下兩個事實：第一，他人公開的技術方案是直接或間接來源于申請人或發明人（即事實要件一），若他人公開的技術方案是自己獨立作出的或從第三人處獲知的，則與申請人或發明人無關更無需獲得申請人的同意；第二，他人的公開行為未經申請人同意，即違背申請人意愿的行為（即事實要件二），要證明這一點，應當提供證據證明申請人事先對涉案專利的技術方案采取了防止泄露的必要措施，比如書面或口頭方式明示保密要求等。
對于本案，雖然滿足了兩個時間要件，即，行為發生在申請日之前六個月內，并且申請人在得知情況后兩個月內提出要求不喪失新穎性，但是，本案并不滿足兩個事實要件。第一，《一體式防波堤支架產品戰略合作框架協議》雖然寫明了保密條款，但是無法確定該框架協議針對的具體產品方案，也就無法證明證據1中的抖音視頻所公開的方案源自于專利權人（事實要件一），繼而更無法證明抖音視頻的這一公開行為未經申請人同意（事實要件二）。由于專利權人提交的證據無法滿足事實要件的要求，因此，本專利不能享受新穎性的寬限期。
案例2——“泄露”是指使發明創造的內容在申請日前處于為公眾所知的狀態Hypervolt
在上訴人H某公司與國家知識產權局、蘇州菠某健康科技有限公司等外觀設計專利權無效行政糾紛案中，H某公司系專利號為20183040****.2外觀設計專利的專利權人，涉案專利涉及一種“振動按摩槍”。菠某公司、億某公司分別于2019年7月24日、2019年7月25日請求國家知識產權局宣告本專利權全部無效，并提交3項證據。其中，證據1為發布在“騰訊體育”官方網站上NBA常規賽中2018年2月12日進行的“騎士vs凱爾特人”比賽第2節的直播視頻。證據2為2019年4月16日21時16分“新浪NBA”官方微博發布的一條微博，其記載：“重磅福利來襲！轉發本條微博一句話送給你最喜歡的球星，同時關注@HYPERICE運動康復，主頁將送出詹姆斯同款Hypervolt筋膜槍一部……”并附有圖片，其中第二張圖片為一款Hypervolt筋膜槍的立體圖；第三張gif圖顯示詹姆斯正在接受筋膜槍按摩膝蓋，該gif圖來源于上述證據1的比賽視頻片段。證據3為“Hyperice運動康復”官方微博分別于2019年4月15日11時50分和16日21時17分發布的微博，4月15日微博記載：“詹蜜們，老詹同款Ｈｙｐｅｒｖｏｌｔ筋膜槍，免費帶回家??？……詳情下見海報……”并附有圖片，其中第一張活動海報有“詹姆斯同款筋膜槍0元領”文字描述并顯示有筋膜槍產品圖片；第二張gif圖顯示詹姆斯正在接受筋膜槍按摩膝蓋，該gif圖來源于上述證據1.2.1的比賽視頻片段。4月16日微博轉發了證據2“新浪NBA”官方微博發布的前述微博，并在正文中記載：“HYPERICE主頁定期送大禮，歡迎各位前來參與，我們很榮幸為NBA球星及廣大球迷提供最先進的健康科技設備，助力大家暢快享受籃球的熱血與刺激……”。
對此，專利權人認為，（一）證據1僅公開了所涉按摩槍產品的小部分外觀，未導致該按摩槍產品的外觀設計全貌處于公眾想得知就可以得知的狀態，不構成專利法意義上的公開；該證據能夠顯示對該按摩槍產品的使用屬于私人試用，并非用于向公眾展示，且使用人采取了保密措施，使用過程中該按摩槍產品的外觀設計未被公開；證據2、3在本專利的優先權日之后公開，不能與證據1結合構成本專利的現有設計。（二）證據1公開的內容屬于他人未經H某公司同意而泄露的內容，H某公司享有不喪失新穎性寬限期。
最高人民法院在（2023）最高法知行終161號行政判決中指出：
（1）關于證據1能否證明所涉按摩槍產品外觀設計已在本專利申請日前為公眾所知。證據1所記錄的NBA賽事屬于公開進行的體育比賽，能夠進入比賽場館的人員不特定，同時比賽現場還允許媒體拍攝、采訪且同步進行直播。即便如H某公司主張，使用人系在特定人員才能進入的替補席區域使用該按摩槍產品，但該區域并非封閉區域，非該區域的人員也能夠觀察到，使用人使用按摩槍產品的行為被拍攝并被直播這一事實客觀上也能夠對此予以佐證。而產品外觀設計一旦處于可被公眾觀察到的環境，其內容即不屬于秘密狀態。本案中，既無證據表明比賽場館內的不特定人員對該按摩槍產品負有保密義務，比賽視頻也未顯示出使用人通過故意遮擋對該按摩槍產品外觀采取了保密措施。相反，證據1比賽視頻清晰記錄了該按摩槍產品在比賽現場被使用的情景，說明該按摩槍產品的外觀已在比賽現場處于公眾想得知就能得知的狀態，應當認定構成使用公開。
（2）關于證據2及證據3微博圖片中顯示的按摩槍產品外觀設計能否用于認定證據1所公開的按摩槍產品的外觀設計。證據2“新浪NBA”官方微博及證據3“Hyperice運動康復”官方微博均顯示有按摩槍產品圖片，且均明確稱其所展示的按摩槍產品為“詹姆斯同款”，并利用取材于證據1中詹姆斯接受按摩槍按摩膝蓋的視頻片段的gif圖進行產品宣傳推廣，在沒有相反證據的情況下，能夠認定證據2及證據3所顯示的按摩槍產品的外觀設計對應證據1所涉產品，證據2及證據3微博圖片中顯示的按摩槍產品外觀設計能夠用于認定證據1所公開的按摩槍產品的外觀設計。H某公司的相關上訴主張不能成立。
五、思考
在實踐中，為了進一步防止他人未經申請人同意而泄露專利內容，在申請前與他人簽訂協議的情況下，應在協議中明確該協議所針對的具體產品方案，從而作為他人參與發明創造、參與技術轉讓或合作或者他人公開的信息來源于專利申請人或專利權人的相關證據，同時在協議中應寫明保密的相關條款，以此證明他人與專利申請人或專利權人之間存在明示的保密義務。
在自行得知專利方案被披露時，首先應確定被披露的日期是否在申請日以前的六個月內，在確定后，及時固定證據，并在得知之日起的兩個月內盡快向專利局提交要求不喪失新穎性寬限期的意見陳述及證明材料。
同時，隨著媒體宣傳的日益發展，申請人應注意避免“專利申請前的無意公開”風險。例如，在提交專利申請前，明確宣傳時間節點，建立宣傳內容與專利申請進度的聯動，確保不會因為媒體宣傳而導致喪失新穎性。
另外，即使是測試性宣傳，也應適當避免完整展示產品外觀或技術細節。而且，在與第三方合作宣傳時，可以在協議中明確保密條款，要求合作方對未公開的產品信息承擔明確的保密義務，避免在公開場景中無遮擋展示產品。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：汪喆北京超凡宏宇知識產權代理有限公司