技術(shù)類商品商標(biāo)在美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中因缺顯駁回的復(fù)審路徑

目錄
一、背景介紹
二、美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中的缺顯情形
三、駁回理由分析
四、復(fù)審思路詳解
五、啟示
Part.1 背景介紹
某公司在美國(guó)提交了一件名為“SPIRALWEAVE”的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，申請(qǐng)使用的商品為9類的電纜、光纜、光纖電纜及通信設(shè)備相關(guān)商品。美國(guó)審查員經(jīng)檢索未發(fā)現(xiàn)近似商標(biāo)，但引證美國(guó)《蘭哈姆法》（下稱《商標(biāo)法》）第2(e)(1)條[1]（即《美國(guó)法典》第15編1052(e)(1)條），《美國(guó)商標(biāo)審查指南》（下稱《審查指南》）第1209.01(b)[2]條和1209.03條[3]，認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)有“螺旋編織”含義，僅具有描述性這一屬缺顯情形的絕對(duì)條款而予以駁回。后經(jīng)過(guò)駁回復(fù)審，成功克服缺顯駁回理由，申請(qǐng)商標(biāo)予以成功注冊(cè)。
Part.2 美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中的缺顯情形
《商標(biāo)法》第2(e)(1)條和《審查指南》第1209分章[4]對(duì)商標(biāo)缺顯進(jìn)行了規(guī)定。《商標(biāo)法》第2(e)(1)條規(guī)定，商標(biāo)使用在申請(qǐng)人的商品上或與申請(qǐng)人的商品有關(guān)時(shí)，若僅對(duì)該商品進(jìn)行了描述性說(shuō)明，或?qū)υ撋唐愤M(jìn)行了欺騙性的錯(cuò)誤描述，此種情形下的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)不得在主簿核準(zhǔn)。而《審查指南》1209分章中的各條款則對(duì)美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中的缺顯情形、審查時(shí)的考慮因素及救濟(jì)途徑進(jìn)行了詳細(xì)介紹。
《審查指南》第1209.01條介紹了關(guān)于美國(guó)商標(biāo)的“顯著性/描述性統(tǒng)一體”這一概念，從高度顯著性的商標(biāo)到商品或服務(wù)的通用名稱是一個(gè)連續(xù)且統(tǒng)一的分類過(guò)程，可以理解為“申請(qǐng)商標(biāo)在指定商品或服務(wù)上的描述性越強(qiáng)，顯著性越弱”[5]。這一概念的正確理解對(duì)于判斷美國(guó)商標(biāo)是否存在缺顯情形有著重要的指導(dǎo)意義。《審查指南》第1209.01(a)條將可在主簿上注冊(cè)的不具備缺顯情形的商標(biāo)分成了三類，即臆造詞商標(biāo)（Fanciful marks）、任意型商標(biāo)（Arbitrary marks）和暗示型商標(biāo)（Suggestive marks）。《審查指南》認(rèn)為這三種商標(biāo)均具有顯著特征，無(wú)需證明獲得顯著性即可在主簿上注冊(cè)。
臆造詞商標(biāo)是作為商標(biāo)而特意發(fā)明的詞語(yǔ)，一般為語(yǔ)言中之前完全不為人知的詞語(yǔ)。《審查指南》中舉例為“PEPSI（百事）”、“KODAK（柯達(dá)）”及“EXXON（埃克森）”，或在本語(yǔ)言中非常不常用的詞語(yǔ)，《審查指南》中舉例為“FLIVVER（意為廉價(jià)小汽車或失敗）”。
任意型商標(biāo)由語(yǔ)言中常用的詞語(yǔ)組成，但用于識(shí)別特定商品或服務(wù)時(shí)，并未暗示或描述商品或服務(wù)的重要成分、品質(zhì)或特征。《審查指南》中舉例為“APPLE（蘋(píng)果）”使用在電腦上和“OLD CROW（老烏鴉）”使用在威士忌上，更提到2004年發(fā)生在美國(guó)聯(lián)邦巡回區(qū)上訴法院的Nautilus Group, Inc.訴 Icon Health & Fitness, Inc.,一案的裁定中將將任意商標(biāo)定義為“以意想不到或不常見(jiàn)的方式使用的已知詞語(yǔ)（a known word used in an unexpected or uncommon way）”。
暗示性商標(biāo)是指用于相關(guān)商品或服務(wù)時(shí)，需要通過(guò)消費(fèi)者的想象、思考或感知才能推斷出該商品或服務(wù)性質(zhì)的商標(biāo)。由此可見(jiàn)，暗示性的詞語(yǔ)不同于描述性的詞語(yǔ)，因?yàn)楹笳呤瓜M(fèi)者立即感受到商品或服務(wù)的具體情形。《審查指南》中舉例為“SPEEDI BAKE（有快速烘烤的意思）”商標(biāo)使用在冷凍面團(tuán)上，這一使用被認(rèn)定屬于暗示性商標(biāo)，因?yàn)楸旧虡?biāo)只是模糊地暗示了冷凍面團(tuán)的一種理想特性，即可以快速輕松地將其烤成面包。
《審查指南》第1209.01(b)條解釋何為“僅具有描述性”的商標(biāo)（Merely Descriptive Marks）：如果商標(biāo)描述了特定商品或服務(wù)的成分、質(zhì)量、特性、功能、特點(diǎn)、目的或用途，則該商標(biāo)被視為僅具有描述性。并且，一個(gè)詞語(yǔ)不必描述產(chǎn)品的所有用途、功能、特性或特征才被視為僅具有描述性，只要該詞語(yǔ)描述了其中一項(xiàng)重要的功能、屬性或特性即可。這也是審查員做出本次駁回決定的主要理由。
《審查指南》第1209.03條介紹了判斷申請(qǐng)商標(biāo)是否為描述性商標(biāo)或通用名稱的一些考量因素，包括但不限于商標(biāo)是否有字典含義、是否有多重含義、申請(qǐng)人是否為第一使用者等。其中第1209.03(d)條詳細(xì)解釋了多個(gè)術(shù)語(yǔ)組合的商標(biāo)的描述性判斷，對(duì)分析本案具有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。《審查指南》規(guī)定，當(dāng)兩個(gè)描述性的術(shù)語(yǔ)組合在一起時(shí)，判斷其形成的組合商標(biāo)是否也具有描述性意義取決于該組合是否能喚起消費(fèi)者新的、獨(dú)特的商業(yè)印象。如果每個(gè)組成部分都保留了其與商品或服務(wù)相關(guān)的描述性意義，則該組合產(chǎn)生的組合商標(biāo)本身就具有描述性。《審查指南》中提到多個(gè)相關(guān)案例，如“SCREENWIPE（意為屏幕擦拭）”僅描述了清潔電腦和電視屏幕的預(yù)濕防靜電布、“URBANHOUZING（意為城市住房）”僅描述了房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、房地產(chǎn)咨詢和房地產(chǎn)掛牌服務(wù)、“OATNUT（意為燕麥堅(jiān)果）”僅描述了含有燕麥和榛子的面包等。
Part.3 駁回理由分析
本案申請(qǐng)商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)?類的電纜、光纜、光纖電纜及通信設(shè)備相關(guān)商品上。審查員在駁回裁定[6]中表示，如果申請(qǐng)商標(biāo)僅描述了申請(qǐng)人商品的成分、質(zhì)量、特性、功能、特點(diǎn)或用途，則該商標(biāo)僅具有描述性。申請(qǐng)商標(biāo)作為組合商標(biāo)，如果商標(biāo)的各個(gè)組成部分保留了其與商品或服務(wù)相關(guān)的描述性含義，則組合形成的復(fù)合商標(biāo)本身也具有描述性，因此不可注冊(cè)。審查員提供了一些在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上搜索的證據(jù)來(lái)佐證自己的觀點(diǎn)，證據(jù)顯示“spiral”一詞指的是“平面上的曲線，該曲線圍繞固定中心點(diǎn)，以連續(xù)增加或減少的距離纏繞（"a curve on a plane that winds around a fixed center point at a continuously increasing or decreasing distance from the point）”，而“weave”一詞則是指由交織或交織材料條帶形成的圖案或結(jié)構(gòu)。
因此，申請(qǐng)商標(biāo)中“SPIRALWEAVE”一詞的組合直接表明，申請(qǐng)人的電纜和電線由交織材料構(gòu)成，這些材料在平面上圍繞固定中心點(diǎn)彎曲纏繞。審查員提供來(lái)自全球速賣通及亞馬遜等網(wǎng)站的進(jìn)一步證據(jù)表明，將電纜和電線描述為由“螺旋編織”構(gòu)成、以“螺旋編織”為特色工藝或涉及“螺旋編織”作為制造方法的情況很常見(jiàn)。

圖1 ：本案駁回裁定證據(jù)圖例之一

來(lái)源：https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn98546675&docId=NFIN20241220150050&linkId=10#docIndex=9&page=1
最終，審查員引證了《商標(biāo)法》第2(e)(1)條（即《美國(guó)法典》第15編1052(e)(1)條），《審查指南》第1209.01(b)條和1209.03條，以僅具有描述性（Merely Descriptive）為由將申請(qǐng)商標(biāo)駁回。
與我國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)審查不同的是，美國(guó)審查員如希望得知較多關(guān)于商標(biāo)的背景信息，會(huì)在駁回裁定中提出希望看到的佐證材料或提出相關(guān)問(wèn)題。本案中，或許審查員意識(shí)到自己并非申請(qǐng)商標(biāo)的本領(lǐng)域技術(shù)人員，為了避免自己對(duì)相關(guān)術(shù)語(yǔ)名詞理解有偏差，提出如申請(qǐng)人提交駁回復(fù)審，需提供與申請(qǐng)中的商品相關(guān)的情況說(shuō)明書(shū)、宣傳冊(cè)、廣告以及申請(qǐng)人網(wǎng)站的相關(guān)截圖，包括任何使用申請(qǐng)商標(biāo)術(shù)語(yǔ)的材料，以及如果申請(qǐng)人無(wú)法獲得這些材料，則應(yīng)提交同類商品的類似文件，解釋其自身產(chǎn)品或服務(wù)的不同之處。如果商品采用新技術(shù)，且無(wú)法獲得競(jìng)爭(zhēng)商品的信息，申請(qǐng)人必須提供商品的詳細(xì)事實(shí)描述。商品的事實(shí)信息必須明確說(shuō)明其運(yùn)作方式、顯著特征以及潛在客戶和貿(mào)易渠道。另外，審查員更進(jìn)一步，要求申請(qǐng)人必須在駁回復(fù)審中回答四個(gè)“靈魂的拷問(wèn)”：
1.申請(qǐng)人的商品是否涉及任何類型的交織材料（Do applicant’s goods involve interwoven materials of any kind?）？
2.申請(qǐng)人的商品是否具有圍繞軸線的螺旋或三維曲線特征（Do applicant’s goods feature a spiral or three-dimensional curve around an axis?）？
3.其他實(shí)體是否將其電纜和電線描述為螺旋形（Do other entities describe their cables and wires as involving spirals?）？
4.其他實(shí)體是否將其電纜和電線描述為涉及“編織”或編織材料（Do other entities describe their cables and wires as involving "weaves" or woven materials?）？
Part.4 復(fù)審思路詳解
根據(jù)《審查指南》中提到的關(guān)于術(shù)語(yǔ)組合型商標(biāo)的審查，本案的爭(zhēng)議點(diǎn)在于“spiral”和“weave”兩個(gè)詞語(yǔ)是否對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)的商品具有描述性，即是否一定程度上描述了電纜、光纜等商品的成分、質(zhì)量、特性、功能、特點(diǎn)或用途。提起“spiral”，不得不提到另一個(gè)與之高度相關(guān)的詞匯“helix”，這兩個(gè)英文詞匯均有螺旋相關(guān)的含義，在中文語(yǔ)境中也確實(shí)有時(shí)被隨意地翻譯為“螺旋”或“螺線”，但在數(shù)學(xué)領(lǐng)域，二者還是存在本質(zhì)的區(qū)別[7]。數(shù)學(xué)中“spiral”是一種從一個(gè)點(diǎn)發(fā)出的曲線，曲線繞著該點(diǎn)旋轉(zhuǎn)，漸行漸遠(yuǎn)向外延伸[8]，這類曲線之一為對(duì)數(shù)螺旋線，在自然界中最著名的表現(xiàn)即為鸚鵡螺殼的剖面圖。

圖2 ：鸚鵡螺殼的剖面圖

來(lái)源：https://en.wikipedia.org/wiki/File:NautilusCutawayLogarithmicSpiral.jpg
數(shù)學(xué)上“helix”則是一種類似圓柱形螺旋彈簧或機(jī)器螺釘螺紋的形狀，其切線與固定軸成恒定角度[9]，自然界中最具代表性“helix”曲線為DNA的雙螺旋結(jié)構(gòu)（double helix）。日常生活中，柱狀彈簧的結(jié)構(gòu)是典型的“helix”曲線。

圖3：柱狀彈簧

來(lái)源：https://en.wikipedia.org/wiki/File:Springs_016.JPG
本案駁回裁定中，審查員查詢到“spiral”一詞指的是“平面上的曲線，該曲線圍繞固定中心點(diǎn)，以連續(xù)增加或減少的距離纏繞”。但給出的相關(guān)證據(jù)（如圖1）中的產(chǎn)品纏繞方法的兩螺紋之間是等距螺距，其實(shí)并非“spiral”曲線結(jié)構(gòu)，而為“helix”曲線結(jié)構(gòu)。由此可見(jiàn)，審查員在關(guān)鍵概念的精確理解上存在偏差，查詢到的證據(jù)并不能證明申請(qǐng)商標(biāo)中“spiral”一詞對(duì)于商品具有描述性。
“weave”一詞的含義為“編織”，根據(jù)審查員提供的證據(jù)，并不能證明本商標(biāo)的商品電纜或光纜產(chǎn)品以類似編織的制作工藝進(jìn)行生產(chǎn)。組合后的詞語(yǔ)“spiralweave”具有“螺旋編織”的含義，但完全不存在對(duì)電纜或光纜的成分、質(zhì)量、特性、功能、特點(diǎn)或用途進(jìn)行描述，申請(qǐng)商標(biāo)的本質(zhì)實(shí)為《審查指南》第1209.01(a)[10]條提到的暗示性商標(biāo)，消費(fèi)者需要在接受到商標(biāo)的詞語(yǔ)時(shí)通過(guò)想象、思考或感知才能推斷出相關(guān)商品的性質(zhì)。
針對(duì)四個(gè)“靈魂的拷問(wèn)”，申請(qǐng)人提供了詳盡的資料和詳細(xì)的回復(fù)，相關(guān)商品不涉及任何交織材料，在本行業(yè)中也從未有過(guò)其它同類產(chǎn)品制造者將產(chǎn)品描述為和螺旋編織工藝相關(guān)。本件商標(biāo)名稱的靈感來(lái)源實(shí)為利用可卷曲的帶狀電纜以一種獨(dú)特的方式連接在一起，形成了一種網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的暗示印象，而非描述制造工藝。
綜上，審查員最終撤回了駁回理由，申請(qǐng)商標(biāo)予以成功注冊(cè)。
Part.5 啟示
《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類尼斯協(xié)定》中第1類至第34類商品均為商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)可選擇的商品項(xiàng)目，除耳熟能詳?shù)某Ｒ?jiàn)生活物品外，不乏一些在生產(chǎn)制造中有較高科技含量的技術(shù)類商品。本案所涉商品“電纜、光纜、光纖電纜”即屬于此類。技術(shù)類商品商標(biāo)被審查是否缺乏顯著性時(shí)，往往會(huì)涉及到商標(biāo)商品本身的制造工藝等問(wèn)題，但這一問(wèn)題較大可能處在非商品本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識(shí)空白區(qū)，對(duì)于審查員也不例外。本案中，審查員意識(shí)到需要聯(lián)系商品本身的制造工藝與商標(biāo)所含的暗示性含義進(jìn)行對(duì)比，但由于其非本領(lǐng)域技術(shù)人員，對(duì)相關(guān)概念的理解并不能達(dá)到深刻的程度，所以在申請(qǐng)階段審查中，審查員對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)產(chǎn)生了具有描述性的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，從而下發(fā)了駁回意見(jiàn)。
通過(guò)研究本案，可以得出一個(gè)重要經(jīng)驗(yàn)，即如果所申請(qǐng)的技術(shù)類商品商標(biāo)中有涉及描述制造工藝的詞匯，只要不在所涉技術(shù)類商品的技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)是常規(guī)生產(chǎn)工藝，可以不被認(rèn)定為具有描述性。本案所涉申請(qǐng)商標(biāo)“SPIRALWEAVE”在紡織編織領(lǐng)域是一種被稱為“螺旋編織”的特定編織方法，一家名為“Isa Boulder”的女裝品牌在出品的多件服裝上使用“spiralweave”一詞描述其商品的編織工藝。

圖4： 品牌女裝Isa Boulder的線上銷售頁(yè)面

來(lái)源：https://clothbase.com/items/45e5e73a_isa-boulder-brown-spiralweave-tank-top_isa-boulder
美國(guó)著名珠飾藝術(shù)大師Ann Benson在其官方珠飾教學(xué)網(wǎng)站上曾介紹過(guò)“螺旋編織是一種用途廣泛的針?lè)ǎ糜谥谱鏖L(zhǎng)串珠飾，通常用作裝飾項(xiàng)鏈或繩子的基礎(chǔ)。（Spiral weave is a versatile stitch used for creating long bands of beading, often as the foundation for an embellished necklace or rope. ）[11]”。在家居用品制造領(lǐng)域，“spiralweave”即“螺旋編織”也是制作一些儲(chǔ)物籃的工藝。

圖5 ：印度線上家居銷售網(wǎng)站essentia home上的儲(chǔ)物籃

來(lái)源：https://essentiahome.com/products/artisan-spiral-weave-basket-tall-beige?srsltid=AfmBOorPuQiTOodNDTTy2OzEjvbize2RxCBDvVtlKRdBjRvYxYdttnL9
但在電纜光纜制造領(lǐng)域，類似的螺旋編織并不是電纜光纜等商品的常規(guī)生產(chǎn)工藝，所以描述紡織編織領(lǐng)域特有工藝的詞匯“spiralweave”在電纜光纜相關(guān)商品上并不具有描述性，具備顯著性與可注冊(cè)性。由此可見(jiàn)，一些領(lǐng)域的復(fù)合型術(shù)語(yǔ)或?qū)Ｓ忻~，在本領(lǐng)域的商品上具有描述性，如作為其它領(lǐng)域的商標(biāo)，只要在指定商品類別中無(wú)直接描述的意義，仍可具備顯著性。
此外，筆者特別想提到的是，引證絕對(duì)條款的駁回在世界上任何國(guó)家或地區(qū)都是克服難度較大的，但并非完全不可能，本案即是一個(gè)很好的例子。與國(guó)內(nèi)審查不同，美國(guó)審查員在駁回時(shí)，如有需要交流的問(wèn)題，會(huì)在駁回裁定里提出眾多“靈魂的拷問(wèn)”，申請(qǐng)人應(yīng)重視這些問(wèn)題，詳細(xì)闡述，細(xì)心作答，因?yàn)檫@些問(wèn)題多數(shù)體現(xiàn)了審查員對(duì)于案件審查的關(guān)注點(diǎn)和考量點(diǎn)。如在回答了“靈魂的拷問(wèn)”同時(shí)又輔以足夠的證據(jù)支撐，說(shuō)服審查員撤回涉及絕對(duì)條款的駁回理由并不是不可實(shí)現(xiàn)的夢(mèng)想。本案還有一個(gè)特殊點(diǎn)在于，商品并非日常產(chǎn)品，而是具有一定技術(shù)含量的商品，案件處理過(guò)程中，不僅需要有法律論證的過(guò)程，更需要進(jìn)行精準(zhǔn)的技術(shù)辨析環(huán)節(jié)，才能有效突破審查員關(guān)于相關(guān)技術(shù)的認(rèn)知壁壘。
在我國(guó)企業(yè)“走出去”的過(guò)程中，境外商標(biāo)申請(qǐng)保護(hù)過(guò)程中難免遭遇駁回，部分駁回的處理存在一定的難度。本案亦是一件具有高度綜合性的復(fù)雜駁回案件，難點(diǎn)在于處理本案需同時(shí)具備語(yǔ)言、技術(shù)、法律相關(guān)背景，這也對(duì)新時(shí)代涉外商標(biāo)代理人提出了復(fù)合型人才的要求。
注釋：
[1]Trademark Rules and Statutes, https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf ,2025年9月24日訪問(wèn)
[2]Trademark Manual of Examining Procedure 7th Edition, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-TMEP-7th-edition.pdf ,2025年9月24日訪問(wèn)
[3]同尾注2
[4]同尾注2
[5]《美國(guó)商標(biāo)審查指南》解讀系列（四）——基于描述性的駁回，宋洋 嚴(yán)雨蒙，2022年10月28日，https://www.unitalen.com.cn/html/report/22095081-1.htm ，2025年9月24日訪問(wèn)
[6]https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn98546675&docId=NFIN20241220150050&linkId=10#docIndex=9&page=1 ，2025年9月24日訪問(wèn)
[7]曹則賢，《左右可有別？》[J]， 物理，2012（01）：45頁(yè)
[8]https://en.wikipedia.org/wiki/Spiral ，2025年9月24日訪問(wèn)
[9]https://en.wikipedia.org/wiki/Helix ，2025年9月24日訪問(wèn)
[10]同尾注2
[11]Spiral Weave Tutorials and Designs，https://www.beadseast.com/spiral-weave-tutorials-and-designs ，2025年9月24日訪問(wèn)
來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：胡英鑫 江蘇省寧海商標(biāo)事務(wù)所有限公司