使用“雪球”命名金融產(chǎn)品可以不侵權(quán)嗎？

因近期股市動(dòng)蕩，網(wǎng)傳女明星江疏影去某券商總部，因其投資的雪球產(chǎn)品暴雷，后該券商對(duì)此辟謠[i]。隨后雪球商標(biāo)持有人北京雪球信息科技有限公司（下稱(chēng)“雪球公司”）發(fā)表聲明[ii]稱(chēng)：稱(chēng)暴雷的雪球產(chǎn)品與雪球公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)。未經(jīng)雪球公司授權(quán)，擅自在金融產(chǎn)品名稱(chēng)中使用“雪球”商標(biāo)的行為均涉嫌侵權(quán)。但筆者研究后發(fā)現(xiàn)，使用“雪球”命名金融產(chǎn)品，部分情況下有侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，部分情況下構(gòu)成合理使用。今天就跟大家聊聊區(qū)別在哪里。

一、雪球商標(biāo)和雪球結(jié)構(gòu)產(chǎn)品概況

雪球公司成立于2010年3月，于2017年9月21日注冊(cè)了第36類(lèi)雪球商標(biāo)，其中包含了資本投資;基金投資;金融服務(wù);金融咨詢(xún)等服務(wù)。

2019年起，一種名為snowball autocall的內(nèi)嵌自動(dòng)贖回期權(quán)的結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)走紅，十分火爆[iii]。該類(lèi)產(chǎn)品名字里帶snowball，和產(chǎn)品的“滾雪球效應(yīng)”有關(guān)，國(guó)內(nèi)直接被稱(chēng)為“雪球結(jié)構(gòu)”或者“雪球”。截至2022年2月末，“雪球結(jié)構(gòu)”存續(xù)規(guī)模約為1500億元，目前市面上在產(chǎn)品名稱(chēng)中采用“雪球”命名的“雪球結(jié)構(gòu)”產(chǎn)品不在少數(shù)，通過(guò)中國(guó)信托登記有限責(zé)任公司官網(wǎng)查詢(xún)，產(chǎn)品名稱(chēng)中帶有“雪球”二字的信托產(chǎn)品多達(dá)百余只，但也并非所有產(chǎn)品均為“雪球結(jié)構(gòu)產(chǎn)品”。[iv]

二、雪球公司維權(quán)初步獲勝

雪球公司發(fā)現(xiàn)商標(biāo)被用于命名金融產(chǎn)品后，發(fā)表聲明稱(chēng)：部分機(jī)構(gòu)在其發(fā)行的自動(dòng)贖回型期權(quán)產(chǎn)品上冠以“雪球結(jié)構(gòu)”引起的混淆和誤導(dǎo)，既侵犯了雪球公司的商標(biāo)權(quán)益，也損害了雪球用戶(hù)的利益，雪球公司已經(jīng)采取堅(jiān)決的法律行動(dòng)，維護(hù)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，保護(hù)自身合法權(quán)益及廣大投資者的利益。

雪球公司稱(chēng)：2022年6月，雪球公司訴某杭州私募基金公司侵害商標(biāo)權(quán)，2023年6月，杭州某法院判決支持了雪球公司的維權(quán)主張。近日，該私募機(jī)構(gòu)依據(jù)判決書(shū)要求，已更改基金產(chǎn)品名稱(chēng)，停止在金融產(chǎn)品名稱(chēng)中使用“雪球”字樣。公告稱(chēng)，法院在判決中也認(rèn)定，雪球公司對(duì)“雪球”商標(biāo)享有注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，也厘清了“雪球”并非金融行業(yè)的一種通用名稱(chēng)，即“雪球”并不是約定俗成的名稱(chēng)，而是雪球公司的注冊(cè)商標(biāo)。

三、“雪球”作為金融產(chǎn)品的商標(biāo)有什么問(wèn)題？

對(duì)于雪球公司的聲明，筆者有不同意見(jiàn)。雪球這個(gè)名稱(chēng)，用做金融產(chǎn)品的商標(biāo)，根據(jù)其自身含義及行業(yè)特征，有兩個(gè)商標(biāo)法上的瑕疵：

首先，雪球會(huì)越滾越大是多數(shù)人認(rèn)知中的常識(shí)，所以在經(jīng)濟(jì)學(xué)、傳播學(xué)、心理學(xué)上，“滾雪球效應(yīng)”都是一個(gè)重要的術(shù)語(yǔ)[v]。在金融領(lǐng)域，如果產(chǎn)品包含復(fù)利的，都可以用滾雪球來(lái)形容。因此，滾雪球在金融領(lǐng)域，如果指代的是復(fù)利，則構(gòu)成描述性使用。

其次，前文已述，snowball autocall是一種內(nèi)嵌自動(dòng)贖回期權(quán)的結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品，很多snowball autocall的產(chǎn)品因此以雪球命名。這里的snowball也和產(chǎn)品的“滾雪球效應(yīng)”有關(guān)。雖然該類(lèi)產(chǎn)品2019年才開(kāi)始火，但早在2003年，法國(guó)巴黎銀行就首次推出雪球結(jié)構(gòu)[vi]。

我國(guó)《商標(biāo)法》規(guī)定，如果注冊(cè)商標(biāo)直接表示商品的功能、用途的，或者含有的本商品的通用名稱(chēng)的，他人可以合理使用。而如果金融產(chǎn)品因?yàn)閺?fù)利而命名產(chǎn)品為雪球的，產(chǎn)品發(fā)行者可以主張命名行為構(gòu)成直接表示商品的功能、用途的描述性合理使用；如果snowball autocall產(chǎn)品的名字中含有“雪球”的，則產(chǎn)品發(fā)行者既可以主張命名行為構(gòu)成通用名稱(chēng)合理使用，也可以主張其命名行為屬于描述產(chǎn)品屬于snowball autocall這個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別的描述性合理使用。

四、法院為什么認(rèn)定“雪球”不構(gòu)成合理使用？

雪球公司的聲明有一張杭州某法院判決書(shū)部分內(nèi)容的截圖，稱(chēng)：公司（即被告，下同）雖提供《證券期貨機(jī)構(gòu)監(jiān)管通訊》(2021第 6期) 中《“雪球”資管產(chǎn)品銷(xiāo)售管理風(fēng)險(xiǎn)》一文使用“雪球”產(chǎn)品表述，但報(bào)道數(shù)量、范圍均有限，故公司關(guān)于雪球結(jié)構(gòu)系一種通用的金融產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、是約定俗成的名稱(chēng)的主張，本院不予支持。

截圖內(nèi)容還稱(chēng)：公司在其 5 款基金名稱(chēng)及相應(yīng)推介材料中以“某某雪球私募證券投資基金”等方式使用“雪球”標(biāo)識(shí)，使得相關(guān)公眾在了解或選擇基金時(shí)通過(guò)這些標(biāo)識(shí)去識(shí)別其所顯示的來(lái)源，起到了指示商品或服務(wù)來(lái)源的作用，屬于商標(biāo)使用行為，公司關(guān)于其使用方式系為描述產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的正當(dāng)使用的主張，本院不予支持。被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)“雪球”完整包含涉案商標(biāo)中“雪球”文字相同的文字，且使用在基金相關(guān)類(lèi)別上，以相關(guān)公眾的一般注意力，容易產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。公司未經(jīng)許可，在其 5款基金名稱(chēng)及相應(yīng)推介材料中使用“雪球”標(biāo)識(shí)，侵害了案涉商標(biāo)權(quán)。

五、怎樣以“雪球”命名金融產(chǎn)品侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)較小？

筆者認(rèn)為，上述判決書(shū)中內(nèi)容中對(duì)于通用名稱(chēng)的認(rèn)定可能有點(diǎn)保守，對(duì)于描述性使用的認(rèn)定則比較合理。

1、通用名稱(chēng)部分。

根據(jù)最高院商標(biāo)確權(quán)案件司法解釋?zhuān)虡?biāo)構(gòu)成通用名稱(chēng)包括三種情況：依據(jù)法律規(guī)定或者國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品通用名稱(chēng)的；相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱(chēng)能夠指代一類(lèi)商品的；被專(zhuān)業(yè)工具書(shū)、辭典等列為商品名稱(chēng)的。根據(jù)判決書(shū)截屏，被告進(jìn)行了一定程度的舉證，但被法院認(rèn)定為“報(bào)道數(shù)量、范圍均有限”。

筆者認(rèn)為，知識(shí)產(chǎn)權(quán)畢竟是以限制全社會(huì)的自由來(lái)保障權(quán)利人利益的，所以，對(duì)于行業(yè)通用名稱(chēng)和商標(biāo)權(quán)沖突的，不宜讓商標(biāo)權(quán)人獨(dú)占商標(biāo)而妨礙公眾的權(quán)利。但實(shí)踐中的情況是，我國(guó)法院對(duì)于通用名稱(chēng)和表示商品功能用途構(gòu)成合理使用的認(rèn)定非常保守，在訴訟中的體現(xiàn)就是對(duì)通用名稱(chēng)的舉證要求過(guò)高。

比如筆者親身代理的案例，筆者客戶(hù)使用大姨媽命名月經(jīng)日程軟件，被第9類(lèi)“大姨媽”商標(biāo)權(quán)人起訴，一審法院認(rèn)定構(gòu)成通用名稱(chēng)合理使用，二審法院推翻了一審判決，認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。后我們通過(guò)申請(qǐng)?jiān)賹彙⑸暾?qǐng)檢察院抗訴等多種渠道進(jìn)行救濟(jì)，花了五年才贏得了再審，法院最終認(rèn)定把“大姨媽”用在月經(jīng)日程軟件上構(gòu)成通用名稱(chēng)合理使用。

當(dāng)然，因?yàn)檠┣蚵暶饕玫呐袥Q書(shū)全文沒(méi)有公布，也不排除是被告方的舉證力度確實(shí)有不足，沒(méi)有按照最高院商標(biāo)確權(quán)案件司法解釋的要求把所有證據(jù)都呈現(xiàn)給法院。

2、描述性使用

關(guān)于把雪球作為直接表示商品的功能、用途的描述性使用，這里有個(gè)前提，就是雪球或者應(yīng)當(dāng)作為形容詞使用，或者應(yīng)當(dāng)包含越滾越大的含義。如果不能滿(mǎn)足這兩個(gè)條件的，則不構(gòu)成合理使用。比如判決書(shū)截圖中提到的“公司在其 5 款基金名稱(chēng)及相應(yīng)推介材料中以“某某雪球私募證券投資基金”等方式使用“雪球”標(biāo)識(shí)”，這里的雪球不是形容詞，且無(wú)法讓人得出基金會(huì)越滾越大的結(jié)論，而且“雪球”也沒(méi)有加上“結(jié)構(gòu)”二字，無(wú)法被直接認(rèn)知為一種金融產(chǎn)品的名稱(chēng)，確實(shí)不能算描述性使用。

筆者拋磚引玉，給一下自己認(rèn)為可以構(gòu)成描述性使用的規(guī)范做法。比如某某滾雪球基金，滾雪球多了個(gè)滾字，就可以非常明確的表達(dá)越滾越大的含義。再如雪球復(fù)利基金，復(fù)利和雪球同時(shí)使用，讓受眾也可以對(duì)越滾越大的含義一目了然。

另外雪球公司的聲明中，稱(chēng)“部分機(jī)構(gòu)在其發(fā)行的自動(dòng)贖回型期權(quán)產(chǎn)品上冠以“雪球結(jié)構(gòu)”引起的混淆和誤導(dǎo)”。這里筆者的看法倒是相反，如果基金的產(chǎn)品名稱(chēng)中包含“雪球結(jié)構(gòu)”的，恰恰是一種描述性使用，在金融領(lǐng)域的相關(guān)公眾中肯定不會(huì)引發(fā)混淆，大家看了就知道“雪球結(jié)構(gòu)”描述的是產(chǎn)品屬于snowball autocall的產(chǎn)品種類(lèi)，一種有滾雪球效應(yīng)的金融產(chǎn)品。

最后，雖然本文討論的是如何對(duì)“雪球”名稱(chēng)進(jìn)行合理使用，但商標(biāo)權(quán)畢竟是一種被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)可并注冊(cè)的獨(dú)占性權(quán)利，商標(biāo)權(quán)人的利益也需要保護(hù)，目前的情況下，名稱(chēng)中帶“雪球”的金融產(chǎn)品動(dòng)輒暴雷，確實(shí)會(huì)對(duì)其權(quán)益有影響。所以使用該詞還是要注意不能做商標(biāo)性使用，只能作為通用名稱(chēng)或者使用雪球越滾越大的含義做描述性使用。另外，本文系個(gè)人見(jiàn)解，具體法律認(rèn)定以法院判決為準(zhǔn)。

本文作者：游云庭，上海大邦律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師。本文僅代表作者觀點(diǎn)。

[i] https://baijiahao.baidu.com/s?id=1788782697652023054&wfr=spider&for=pc

[ii] https://xueqiu.com/3771154167/275606041

[iii] https://baijiahao.baidu.com/s?id=1753621854399635834&wfr=spider&for=pc

[iv] https://finance.sina.com.cn/stock/zqgd/2022-05-23/doc-imizirau4252860.shtml?finpagefr=p_115

[v] https://upimg.baike.so.com/doc/988148-1044585.html

[vi] https://finance.sina.com.cn/money/fund/jjzl/2021-02-18/doc-ikftssap6374294.shtml?ivk_sa=1024320u