惡意提起知識產權訴訟及賠償責任范圍的認定

近日，最高人民法院知識產權法庭公布一起因惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛典型案例。現予轉載，以饗讀者。

惡意提起知識產權訴訟及賠償責任范圍的認定

——（2023）最高法知民終2044號

【裁判要旨】

1.判斷原告提起的知識產權訴訟是否構成惡意訴訟，人民法院可以在審查訴訟是否缺乏權利基礎和事實依據的基礎上，綜合考慮原告的訴訟請求、起訴時機、訴訟風險、訴訟策略、造成當事人之間利益失衡的程度等因素進行判定。

2.在惡意訴訟侵權責任認定中，惡意起訴行為本身即為侵權行為。如被起訴人啟動專利權無效宣告程序系為應對起訴行為的選擇，則因此支出的相關費用與起訴行為具有直接因果關系，惡意起訴人應予賠償。

【關鍵詞】

民事 侵害實用新型專利權 因惡意提起知識產權訴訟 惡意訴訟 損害賠償 無效宣告程序支出費用

【基本案情】

佛山某智能裝備公司系專利號為20192141****.0、名稱為“一種混合裝置”的實用新型專利（以下簡稱涉案專利）的專利權人，其于2023年1月以無錫某機械科技公司侵害涉案專利權為由提起本案侵權之訴，請求無錫某機械科技公司賠償其經濟損失2300萬元。無錫某機械科技公司反訴佛山某智能裝備公司惡意提起知識產權訴訟，并提出相應的賠償請求。

法院經審理查明：2020年11月11日至2022年9月5日， 無錫某機械科技公司 分別與案外有關單位簽訂服務合同，約定對方為其在北京證券交易所（以下簡稱北交所）首次公開發行股票并上市等事宜提供各類服務，約定服務費用合計954萬元。 無錫某機械科技公司 于2022年12月通過中國證券監督管理委員會江蘇監管局輔導驗收，目前處于審核階段，其股票按照“掛牌公司向中國證監會或境內證券交易所申請公開發行股票并上市”的規定處于停牌階段，其于2023年4月17日以本案訴訟為由申請北交所暫停審核。

2022年10月21日，佛山某智能裝備公司向國家知識產權局就涉案專利全部權利要求1-5申請出具實用新型專利權評價報告。國家知識產權局于2022年11月23日出具評價報告，初步結論為權利要求1-5不具備創造性，全部權利要求1-5不符合授予專利權條件。國家知識產權局于2023年3月8日受理無錫某機械科技公司就涉案專利權所提出的無效宣告請求，并定于2023年5月31日進行口頭審理。

一審法院于2023年4月26日作出民事判決：一、佛山某智能裝備公司于判決生效之日起十日內賠償無錫某機械科技公司合理開支40萬元；二、佛山某智能裝備公司于本判決生效之日起三十日內在《中國資本市場服務平臺》發布公開聲明，消除影響，逾期不履行則由一審法院選擇媒體刊登判決書主要內容，所需費用由佛山某智能裝備公司負擔；三、駁回佛山某智能裝備公司的訴訟請求；四、駁回無錫某機械科技公司的其他反訴請求。佛山某智能裝備公司不服，提出上訴。最高人民法院于2024年6月27日作出（2023）最高法知民終2044號民事判決：駁回上訴，維持原判。

【裁判意見】

法院生效裁判認為：經審理，被訴侵權產品未落入涉案專利權的保護范圍。

（一）關于佛山某智能裝備公司提起的侵權之訴是否屬于惡意訴訟。惡意訴訟的本質是濫用訴權，對惡意訴訟施以否定性評價是民法誠信原則與禁止濫用權利原則的內在要求。訴權是實體權利受到侵害或者發生爭議時，當事人請求人民法院給予司法保護和救濟的權利。任何權利都有邊界，當事人有權在法律規定的范圍內行使和處分自己的權利，但不得逾越權利正當行使的邊界。違背法律目的和精神，以損害他人正當權益為主要目的，惡意行使權利、擾亂市場正當競爭秩序的行為，屬于權利濫用，不僅其相關權利主張不應得到法律的保護和支持，并且其訴訟行為應被認定為惡意訴訟。該類惡意訴訟的主觀方面表現為以損害他人正當權益為主要目的，客觀方面通常表現為提起法律上或事實上缺乏根據之訴，兩者既有區別，又存在一定關聯。訴訟在客觀上越是缺乏法律上或事實上的根據，越能夠說明原告提起訴訟并非正當維權，而是以損害他人正當權益為主要目的。同時，原告是否以損害他人正當權益為主要目的提起訴訟，還可以通過法律和事實根據之外的其他因素獲得補強證明。因此，判斷原告提起的知識產權訴訟是否構成惡意訴訟，人民法院可以在審查訴訟是否缺乏權利基礎和事實依據的基礎上，綜合考慮原告的訴訟請求、起訴時機、訴訟風險、訴訟策略、造成當事人之間利益失衡的程度等因素予以判定。

本案中，被訴侵權產品的價值遠遠低于2300萬元的索賠金額，佛山某智能裝備公司無視自身權利基礎不穩定所帶來的訴訟風險，在比較容易判斷本案被訴侵權產品是否落入涉案專利權保護范圍，且知曉被訴侵權產品實際價值的情況下，仍在無錫某機械科技公司上市過程中提起本案侵權訴訟，且提出顯然無法獲得支持但卻能影響無錫某機械科技公司上市進程的賠償數額，造成其暫停上市的后果。不穩定的權利基礎、隱匿專利權評價報告的不誠信之舉、較為容易的侵權判斷、明顯畸高的索賠金額、難謂巧合的起訴時機等因素綜合起來足以表明，佛山某智能裝備公司提起本案專利侵權之訴并非為了正當維權，而是意在通過該訴訟拖延無錫某機械科技公司的上市進程、損害無錫某機械科技公司權益，應認定其構成惡意訴訟。

（二）關于如何確定損害責任。專利侵權之訴被認定為惡意訴訟的，被起訴人為應對該惡意訴訟所產生的合理開支，起訴人應當予以賠償。該合理開支的范圍不僅包括為應對訴訟所支出的律師費、交通費、食宿費等合理費用，根據具體案情還可以包括被起訴人因提起專利權無效宣告程序產生的合理費用。在惡意訴訟侵權責任認定中，起訴行為即為侵權行為，如果被起訴人啟動無效程序系應對起訴行為的被迫選擇，則因此支出的相關費用與起訴行為具有直接因果關系。據此，一審法院將無錫某機械科技公司就涉案專利權提起無效宣告程序而產生的律師費納入本案的賠償范圍，難言不當。

【關聯索引】

《中華人民共和國民法典》第7條、第132條、第179條

來源 | 最高人民法院知識產權法庭

編輯 | 文亞欣

校對 | 羅冠明

審核 | 冼文光