案說專利法｜實際發(fā)明人的推定方法

【裁判要旨】

1. 認(rèn)定實際發(fā)明人時，缺乏直接研發(fā)記錄的情況下，可綜合技術(shù)沿革、研發(fā)過程、發(fā)明人教育背景、工作經(jīng)歷、崗位職責(zé)與訴爭專利技術(shù)的關(guān)聯(lián)性等因素推定。

2. 訴爭專利與員工在原單位承擔(dān)的本職工作或分配任務(wù)具有技術(shù)關(guān)聯(lián)，且離職不滿一年或仍在職的，該發(fā)明創(chuàng)造應(yīng)認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明，專利權(quán)歸原單位與現(xiàn)單位共同所有。

【關(guān)聯(lián)法條】

《中華人民共和國專利法》第六條第一款（2009年10月1日施行）

【法律關(guān)系圖】

【原告訴請】

某泰（青島）公司訴請：

確認(rèn)名稱為“一種節(jié)水節(jié)能凈水設(shè)備”的實用新型專利（專利號2018201.8）為職務(wù)發(fā)明，專利權(quán)歸原告所有。

事實與理由：段某、羅某彪系原告員工（段離職未滿一年、羅仍在職），訴爭專利與二人本職工作高度相關(guān)，且利用了原告的物質(zhì)技術(shù)條件，應(yīng)屬職務(wù)發(fā)明。

【被告辯稱】

深圳某膜公司、段某、楊某、羅某彪共同辯稱：

1. 訴爭專利實際發(fā)明人僅為楊某，段某、羅某彪被列為發(fā)明人系經(jīng)營需要；

2. 段、羅在原告處本職工作與訴爭專利無關(guān)，原告未下達(dá)研發(fā)任務(wù)，亦未開展相關(guān)研發(fā)；

3. 訴爭專利系楊某獨立研發(fā)完成，未利用原告物質(zhì)技術(shù)條件，不屬于職務(wù)發(fā)明。

【法院查明】

1. 技術(shù)沿革：訴爭專利圍繞“反滲透凈水設(shè)備回收率低、膜壽命短、沖洗費水”等問題，采用四面閥、多過濾器、壓力桶連接關(guān)系，實現(xiàn)無電無泵驅(qū)動及濃水回流節(jié)水。

2. 楊某自2014年起以發(fā)明人身份持續(xù)申請多項凈水機(jī)專利，技術(shù)目標(biāo)與訴爭專利一致，具備技術(shù)延續(xù)性。

3. 羅某彪在原告及其關(guān)聯(lián)公司長期負(fù)責(zé)凈水器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，曾任研發(fā)崗位，后任管理崗位仍參與技術(shù)工作；段某系水處理膜專家，任原告技術(shù)總監(jiān)，掌握全部研發(fā)資料。

4. 訴爭專利申請時將三人并列為發(fā)明人，且三人已共同設(shè)立深圳某膜公司，可推定段、羅對技術(shù)方案形成作出實質(zhì)性貢獻(xiàn)。

5. 訴爭專利申請時段某離職未滿一年，羅某彪仍在職，專利技術(shù)與二人在原告處承擔(dān)任務(wù)具有直接關(guān)聯(lián)。

【法院認(rèn)為】

（一）實際發(fā)明人認(rèn)定

在無直接研發(fā)記錄情形下，應(yīng)綜合技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)方案、技術(shù)沿革、發(fā)明人背景及崗位關(guān)聯(lián)性等因素推定。楊某技術(shù)延續(xù)性強(qiáng)，段某、羅某彪具備相關(guān)研發(fā)能力且被共同列為發(fā)明人，可認(rèn)定三人均為實際發(fā)明人。

（二）職務(wù)發(fā)明判斷

訴爭專利與段某、羅某彪在原告處的本職工作或分配任務(wù)具有技術(shù)關(guān)聯(lián)，且分別處于“離職不滿一年”及“仍在職”狀態(tài)，符合專利法第六條關(guān)于職務(wù)發(fā)明的規(guī)定。

（三）權(quán)屬分配

訴爭專利系三人共同完成的職務(wù)發(fā)明，應(yīng)由原單位某泰（青島）公司與現(xiàn)單位深圳某膜公司共同享有專利權(quán)。

【裁判過程】

一審：廣東省深圳市中級人民法院（2020）粵03民初【】號民事判決：

確認(rèn)訴爭專利權(quán)歸某泰（青島）公司所有。

二審：最高人民法院（2022）最高法知民終【】號民事判決：

一、撤銷一審判決；

二、確認(rèn)訴爭專利權(quán)歸深圳某膜公司與某泰（青島）公司共同所有；

三、駁回雙方其他訴訟請求。

【裁判結(jié)果】

訴爭專利為職務(wù)發(fā)明，專利權(quán)由某泰（青島）膜科技有限公司與深圳市某脈膜科技有限公司共同享有；原告獨占權(quán)屬請求被駁回。